Uno de los principales y más importantes derechos que se le otorga a un titular al patentar un invento es la exclusividad sobre este. 

Por otro lado, el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que: “La patente otorga el derecho de impedir a terceros sin consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

1. cuando en la patente se reivindica un producto:

1. fabricar el producto;
2. ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

1. emplear el procedimiento; o
2. ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

Además, el artículo 51 establece que “el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones, y que la descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado[1], servirán para interpretarlas.”  

Según los artículos del 238 al 244 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se señala que el titular de la patente puede iniciar una acción por infracción, a través de una denuncia, contra un tercero que no cuenta con la debida autorización para utilizar o explotar una invención patentada, además el artículo 99 del Decreto Legislativo 1075 establece lo que debe contener dicha denuncia. Por su parte, el artículo 246 de la Decisión 486 dispone que se le puede solicitar al Indecopi el cese de los actos de infracción, una indemnización por daños o perjuicios, el retiro del mercado de los productos que resulten de la infracción, la prohibición de importación o exportación de estos productos y dictar medidas cautelares.

Ahora bien, en los casos de infracción, la autoridad puede imponer sanciones de dos formas, la amonestación o la multa que puede llegar hasta las 150 UIT. De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075, en caso el provecho ilícito real obtenido por el denunciado sea superior a 75 UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. Además, entre otros criterios, la autoridad tomará en cuenta la conducta procesal del denunciado y la reincidencia que la considera una agravante.

Podemos poner de ejemplo el caso del modelo de utilidad “Calibradores para el concreto lanzado y porta calibrador”. El titular, Saul Jenaro Párraga Orosco (Perú), interpuso una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Elizabeth Mendizabal de Ricra, quien se dedica a la venta de productos de construcción y madera, siendo sus principales clientes las empresas del sector minero. Ella venía reproduciendo y comercializando sin autorización el modelo de utilidad a través del negocio denominado “Centauro- Madera para la Minería”. El denunciante solicitó, entre otras medidas, el dictado de las medidas cautelares de inmovilización, comiso y cese de uso de los productos que son materia de denuncia, la realización de una diligencia de inspección, además de la imposición de multa de 150 UIT.

Elizabeth Mendizabal de Ricra absolvió el traslado de la acción señalando que ellos fabricaban los calibradores años antes que el denunciante. En el año 2010 diseñó, a petición de la empresa Pan American Silver Huaron, un calibrador de madera de 1 pie de diámetro y 2 pies de largo, cortado en ángulo de 45° y llevando incrustado un clavo sin cabeza de 2 ó 3 pulgadas a fin de solucionar un problema de medición de espesor de shocret.

De otro lado, alegó que el modelo de utilidad no cumplía con el requisito de novedad, no solo solicitó la nulidad de la patente MU194 sino también que las medidas cautelares dictadas en su contra sean levantadas, afirmando que no comercializa porta-calibradores.

Mediante Resolución N° 000077-2021/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción por infracción interpuesta por Saul Jenaro Párraga Orosco, considerando lo siguiente:

–El calibrador fabricado y comercializado por la señora Mendizábal cuenta con todas las características que presenta el calibrador definido por la reivindicación 1[2].

–Sin embargo, el señor Párraga no pudo demostrar que la señora Mendizábal también fabrica y/o comercializa un porta-calibrador, lo cual constituye un instrumento que la reivindicación 1 presenta de forma simultánea al calibrador. Por ello, no es posible concluir que la sola explotación del calibrador analizado vulnere el ámbito de protección de dicha reivindicación.

–Del pliego reivindicatorio protegido se desprende la importancia del porta-calibrador de la reivindicación 1, ya que las reivindicaciones dependientes 2, 4 y 5 contemplan características preferidas de tal porta-calibrador incluido en la reivindicación principal.

-No se acreditó que la señora Mendizábal haya fabricado y/o comercializado instrumentos que cumplan con similar función, modo y resultado que el porta-calibrador en alusión, además se descarta la existencia de una infracción por equivalencia.

Saul Jenaro Párraga Orosco interpuso un recurso de apelación señalando que la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías había incurrido en una indebida motivación, puesto que deja desprotegido su derecho de exclusividad pese a que acreditó que los calibradores fabricados y comercializados por la denunciada tiene las mismas características que su invento. Asimismo, alegó que una patente no puede ver limitado su ámbito de protección a la literalidad de los elementos que constituyen la reivindicación 1 y que no correspondía declarar infundada su denuncia solo por no haber acreditado que la denunciada reproducía también un porta-calibrador.

Elizabeth Mendizábal de Ricra absolvió el traslado de la apelación señalando entre otros puntos, que se encuentra de acuerdo con los resuelto por la primera instancia.

Finalmente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 0233-2022/TPI-INDECOPI, resolvió revocar la Resolución N° 77-2021/CIN-INDECOPI de primera instancia, y  declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial respecto de la reivindicación 1 interpuesta por Saul Jenaro Párraga Orosco contra Elizabeth Mendizábal de Ricra, y le prohibió la fabricación, distribución, ofrecimiento en venta y comercialización del calibrador, así como inmovilizar todas las unidades de calibrador terminadas o en producción e impuso la sanción de multa ascendente a una (6,17) UIT a la denunciada.

Para emitir este pronunciamiento la Sala tomó en consideración lo siguiente:

– En virtud a los medios probatorios ofrecidos, señaló que la Resolución N° 77-2021/CIN -INDECOPI no incurrió en un defecto de motivación.

– En el examen comparativo entre el calibrador (D2) usado por la emplazada y el dispositivo registrado con  patente N° 1194 (D1), si bien D1 comprende un calibrador y un porta-calibrador y D2 no contempla un porta-calibrador, con la reproducción del calibrador es suficiente para determinar la vulneración de la patente de modelo de utilidad, debido a que en el Examen de Patentabilidad (ESR 74-2018) que opinó por la patentabilidad de la reivindicación 1, en el análisis de novedad, únicamente se realizó el análisis comparativo respecto al calibrador.

–El porta-calibrador es complementario en la reivindicación 1, por tanto, al reproducirse el calibrador se vulnera la reivindicación 1 de la patente de modelo de utilidad con Título N° 1194.

– Si bien el porta-calibrador cuenta con ventajas técnicas, no afecta que por si solo el calibrador descrito en la reivindicación 1 cuente con novedad y ventaja técnica conforme al examen de patentabilidad ESR 74-2018, siendo válido hacer el contraste de la infracción únicamente con el calibrador.

De lo anterior, podemos concluir que si el titular de la patente de modelo de utilidad hubiera considerado únicamente lo resuelto por la primera instancia de la Oficina de Patentes y no hubiese apelado correctamente como lo hizo, se hubiesen afectado sus derechos y no habría obtenido un fallo razonable por parte de la segunda instancia, donde la Sala declaró fundada su denuncia e impuso una sanción a la emplazada.

En tal sentido, la decisión de segunda instancia fue acertada, debido a que la Sala no se limitó a evaluar la reivindicación 1 y la importancia del porta-calibrador, sino que tomó en cuenta que ambos dispositivos mantenían las mismas características y que el examen de patentabilidad fue respecto al calibrador, por lo que, al ser similar al reproducido por la emplazada finalmente se pudo determinar que estaba vulnerando los derechos de propiedad industrial del titular del registro de modelo de utilidad.

 

Autora: Antonella Gutiérrez - Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.