Antes de comenzar a invertir en la promoción de nuestra marca en un nuevo mercado, es aconsejableprotegerla a través de su registro en la autoridad competente del país. 

El registro de una marca otorga a la empresa titular de la misma el derecho exclusivo de su uso, lo que le permite impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda generar confusión, e incluso dañar la reputación de dicha marca.

No obstante, a través del contrato de licencia de marca, el titular de misma (licenciante) puede ceder el derecho a usarla a un tercero (licenciatario), para que fabrique y venda productos con esa marca en una determinada área geográfica, y durante un período determinado, a cambio de una contraprestación económica.

Mientras el Reino Unido (RU) era miembro de la Unión Europea (UE), las marcas registradas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés), estaban protegidas en todo el territorio de la Unión y, por ende, también en el país británico. Sin embargo, tras el Brexit, RU queda fuera del alcance de la EUIPO. 

A continuación, abordamos los escenarios que se dibujan tras el Brexit.

 

MARCAS REGISTRADAS EN LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UE (EUIPO) ANTES DEL 31/12/2020.

Aquellas marcas que ya estaban protegidas en toda la UE, mediante el único depósito en la EUIPO, antes de que finalizara el período de transición, esto es, antes del 31/12/2020, han sido incorporadas de forma automática a la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO).

Dicha incorporación al UKIPO, se ha hecho haciendo constar la misma fecha de registro y vigencia que se refleja en su registro en la UE, sin que haya sidonecesario que el titular haga ningún trámite.

 

REGISTRAR UNA MARCA EN RU DESPUÉS DEL 31/12/2020.

Aquellos que deseen proteger su marca en RU, una vez finalizado el período de transición, pueden hacerlo a través de dos rutas diferentes:

Esta ruta es recomendable cuando se desea hacer el registro de la marca de forma simultánea en varios países, siendo RU uno de ellos.  

 

Autores:

 Laura Gallego Herráez. (Londres)

Laura es una abogada con destacable experiencia en el asesoramiento a empresas y startups. Ha intervenido en numerosos foros y congresos en España y países latinoamericanos.

Actualmente, ocupa el puesto de abogada asociada y business developer en Scornik Gerstein LLP.

Antonio Arenas López. (Londres)

Socio Director de SCORNIK GERSTEIN LLP.

Antonio lidera el departamento de derecho procesal, en el ámbito Corporativo, Laboral, Penal, Familia e Inmigración y Lesiones Personales. Atesora un sólido conocimiento tanto del sistema jurídico español como del inglés, y tiene una amplia experiencia en litigios transfronterizos.

Frecuentemente, Antonio es requerido para actuar como experto en derecho español ante los tribunales ingleses en las áreas anteriormente descritas.