El registro de una marca, confiere al titular el derecho de uso exclusivo sobre la marca, en la vertiente negativa de este derecho, faculta al titular a prohibir que terceros usen la marca sin su consentimiento o autorización. El uso no autorizado de una marca constituye una violación de las normas de propiedad industrial, pudiendo el afectado tomar las medidas que sean necesarias contra quien infringe su derecho, por lo que tiene la posibilidad de iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial regulada en los artículos 99 y siguientes del Decreto Legislativo 1075 y los artículos 238 a 244 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Conforme al artículo 238 de la Decisión 486 se establece que “el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Asimismo, el artículo 155 inciso d) de esta misma norma señala lo siguiente:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

El denunciante de una infracción marcaria puede solicitar a la autoridad que se ordenen medidas como el cese de los actos de infracción, una indemnización por daños o perjuicios, el retiro del mercado de los productos que resulten de la infracción, la prohibición de importación o exportación de estos productos, entre otras medidas que señala el artículo 241 de la Decisión 486. Además, podrá pedir a la autoridad que se ordenen medidas cautelares inmediatas establecidas en el artículo 246.

Entre las sanciones que impone la autoridad por casos de infracción marcaria, se encuentra la amonestación y la multa. Las multas que se imponen por infracciones son de hasta 150 UIT, y en los casos en que el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora es superior a 75 UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora, así lo establece el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075. Además, hay que tener en cuenta que la reincidencia en estos actos se considera un agravante.

A modo de ejemplo podemos citar el caso del signo AQUA TEARS[1]. La sociedad Espect S.A. (Perú), titular de la marca AKWA TEARS R que distingue productos de la clase 5, con la cual comercializa gotas oftálmicas, cuyo uso terapéutico es de lágrimas artificiales, interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Eske S.R.L. debido a que ésta había lanzado al mercado un producto denominado AQUA TEARS con similar uso terapéutico a su producto. La denunciante solicitó el cese de la comercialización del producto AQUA TEARS por parte de la emplazada, el comiso, depósito y/o inmovilización de los productos farmacéuticos, etiquetas, cajas y material publicitario de AQUA TEARS, entre otras medidas.

Eske S.R.L. absuelve el traslado de la acción señalando que el fabricante y titular original de la marca era la empresa hindú CIpla Ltd., siendo su empresa la representante comercial en el Perú y responsable sanitario del medicamento. Alegó que entre los signos no existía confusión si se tiene en cuenta que la partícula TEARS es usual en la construcción de marcas, por lo que el análisis comparativo deberá centrarse en las otras denominaciones AKWA y R y AQUA. Además, agregó que las denominaciones AKWA TEARS R y AQUA TEARS no eran gráfica, fonética ni conceptualmente confundibles, que el término TEARS es una denominación usual, siendo signos débiles que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Mediante Resolución N° 13549-2004/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta por Espect S.A., considerando lo siguiente:

- El signo utilizado por la emplazada AQUA TEARS, carece de distintividad, al no tener elemento alguno que lo dote de dicha característica, siendo un signo incapaz de individualizar por sí mismo ante el público consumidor los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial. En tal sentido, la denominación AQUA TEARS al carecer de distintividad necesaria, no puede constituirse como marca y por ende su aplicación en los productos no será percibida como tal.

- La denominación AQUA TEARS cumple una función informativa acerca de los productos que distingue, pues hace referencia directa a las características y función por las cuales el público consumidor escogería los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que ofrece la emplazada.

- Los signos no son semejantes, ya que el signo utilizado por la emplazada no constituye un signo suficientemente distintivo, mediante el cual el público consumidor identifique al producto en el que se utiliza como proveniente de un determinado origen empresarial, a diferencia de la marca registrada AKWA TEARS R que en su conjunto cuenta con elementos que le otorgan la distintividad necesaria para cumplir su función indicadora de la procedencia empresarial.

Espect S.A. interpuso recurso de apelación señalando que el signo utilizado por la emplazada si era distintivo, ya que posee identidad (el signo AQUA TEARS es asociado con un producto específico en el mercado) y diferenciación (ya que el signo y el producto se diferencian entre sí no confundiéndose uno con el otro, además que el consumidor no conoce que TEARS es una palabra en idioma inglés que significa lágrimas). Indicó que la emplazada venía utilizando el signo AQUA TEARS para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, el cual resultaba similar al grado de producir confusión con su marca registrada AKWA TEARS. Asimismo, resaltó que cabía la posibilidad de confusión directa o indirecta, en la medida que el signo AQUA TEARS contiene una denominación muy similar gráfica y fonéticamente a su marca registrada AKWA TEARS R, lo que llevaría al consumidor a pensar que se trata de productos similares o de la misma empresa fabricante que está lanzando al mercado una nueva línea de productos.

Mediante Resolución N° 0368-2005/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual resolvió revocar la Resolución N° 13549-2004/OSD-INDECOPI de primera instancia, en consecuencia declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Espect S.A. contra Eske S.R.L., prohibió a la emplazada el uso de la denominación AQUA TEARS tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial e impuso la sanción de multa ascendente a una (1) UIT a la emplazada Eske S.R.L.

Para emitir este pronunciamiento la Sala tomó en consideración lo siguiente:

- El signo AQUA TEARS usado por la emplazada distingue gotas oftálmicas, productos que están incluidos dentro de los productos farmacéuticos que distingue la marca AKWA TEARS R registrada a favor de la accionante.

- Realizado el examen comparativo entre el signo usado por la emplazada AQUA TEARS y la marca registrada AKWA TEARS R, desde el punto de vista fonético, se considera que el primer término de la marca registrada será pronunciado como [AKWA TIERS o TEARS], mientras que el signo usado por la emplazada se pronunciará [A-QUA TIERS o TEARS], por lo que serán similares fonéticamente.

- Desde el punto de vista gráfico, la presencia de las grafías Q y U en el signo usado por la emplazada en el lugar que ocupan las letras K y W en la marca registrada, así como la letra R al final de la marca registrada, determinan que los signos produzcan un impacto visual de conjunto distinto.

- Desde el punto de vista conceptual, si bien la denominación TEARS pertenece al idioma inglés, su significado (lágrimas) puede ser conocido por el público al que están dirigidos los productos oftálmicos; el término AQUA, si bien proviene del latín, dada su similitud con la palabra en castellano agua, evoca en la mente de los consumidores este último significado, de la misma manera que la denominación AKWA en la marca registrada puede ser asociada con el término agua, debiendo tenerse en consideración el uso frecuente de los términos AQUA y TEARS en el mercado para referirse a diversos productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, así como el hecho que i) la publicidad a través de los medios de comunicación tiene un alcance cada vez mayor, ii) esta gran difusión de las comunicaciones familiariza al público consumidor peruano con otros idiomas y culturas y, iii) el conocimiento de idiomas extranjeros en el país depende mucho de los sectores relevantes del público de los consumidores. En tal sentido, desde el punto de vista conceptual, los signos pueden hacer alusión a un mismo concepto, relacionado con los productos conocidos como lágrimas artificiales.

Por lo expuesto, la Sala señala que, a pesar de las diferencias gráficas, dada la existencia de similitud o vinculación entre los productos que distinguen los signos y la similitud fonética entre los signos, el signo utilizado por la emplazada, es capaz de inducir a confusión al público consumidor. En el presente caso, la Sala concluye que el signo utilizado por la emplazada vulnera los derechos de propiedad industrial de Espect S.A., respecto a su marca AKWA TEARS R, registrada para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose comprendidos dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

Como comentario y teniendo en cuenta ambas resoluciones, podemos notar que una decisión incorrecta por parte de la Oficina de Marcas puede mermar los derechos de los titulares de marcas registradas. En este caso si el razonamiento de la Oficina de Signos Distintivos en primera instancia se hubiese considerado y no se hubiese apelado como correctamente lo hizo el titular de la marca registrada, no hubiera obtenido el fallo más analítico de la segunda instancia y con ello su acción declarada fundada y la sanción para la emplazada.

La decisión de segunda instancia fue correcta, pues la Sala no se centró en que si el signo usado carecía o no de distintividad, sino que se ocupó del tema principal determinar si la emplazada con el uso del signo estaba afectando los derechos de la empresa titular de la marca registrada, que como notamos efectivamente al reproducir de forma casi total su marca estaba vulnerando los derechos de propiedad industrial del titular del registro.

Autor: Marietta Flores – Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.