Como abogado especializado en Propiedad Industrial, he observado que uno de los primeros obstáculos que encuentran las empresas al intentar registrar una marca es la elección de un nombre que sea genérico o descriptivo.

Introducción a las marcas genéricas y descriptivas

Las marcas constituyen uno de los activos más valiosos para las empresas. Sin embargo, no todas las marcas pueden acceder al registro por no cumplir con los requisitos que establece la Ley de Marcas.

El artículo 5 de la Ley de Marcas es el que nos pone estos límites cuándo la marca no cumpla los requisitos:

• Por qué la marca carezca de carácter distintivo;
• Se componga exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios;
• Que se componga exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
• Constituida exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

Voy a explicarte con más detalle para que se entienda.

Qué es una Marca Genérica

Las marcas genéricas usan términos comunes para describir el producto o servicio, como «Panadería» para una tienda de pan.

Este tipo de marca representa el nivel más básico de denominación, donde el término utilizado es el mismo que el producto o servicio en sí.

Como has visto, son términos que el público en general ya utiliza para referirse a una categoría de productos o servicios, sin ninguna distintividad que los vincule a un origen empresarial específico.

La legislación sobre marcas busca evitar el registro de términos genéricos para que ningún empresario tenga monopolio sobre palabras comunes que todos deben tener la libertad de usar.

Qué es una Marca Descriptiva

Por otro lado, las marcas descriptivas proporcionan información sobre las características, cualidades, o resultados del uso de los productos o servicios, como «Súper Limpio» para un servicio de limpieza.

Aunque este tipo de marca puede parecer atractivo por su claridad y la inmediata comprensión de lo que ofrece el producto o servicio, su directa descripción los hace inadecuados para el registro.

Esto se debe a que carecen de la necesaria distintividad inicial; es decir, no pueden servir como un indicador único de la fuente comercial de un producto o servicio en la mente del consumidor.

Qué dice la Ley de Marcas sobre las Marcas Descriptivas y Genéricas

Según la Ley de Marcas en España, específicamente el artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, las marcas que carecen de carácter distintivo, sean descriptivas o se hayan convertido en usuales, no son registrables.

Esta legislación se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), buscando asegurar que las marcas cumplan su función esencial.

Solo cuando una Marca haya adquirido carácter distintivo podrá registrarse y ser defendible como Marca en el mercado.

Un ejemplo notable es el caso de la marca «Apple», que a pesar de ser una palabra común, ha adquirido un carácter distintivo fuerte en el ámbito de la tecnología, diferenciándola claramente en su sector.

Por qué una marca descriptiva o genérica tiene dificultades para adquirir «carácter distintivo»

Bases legales y el concepto de «carácter distintivo»

El «carácter distintivo» es un requisito fundamental para el registro de una marca según la Ley de Marcas en España (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y la normativa aplicable en la Unión Europea. Este carácter distintivo permite a una marca ser reconocible en el mercado, diferenciándose de otros productos o servicios similares.

El principal desafío para las marcas genéricas o descriptivas es que, por definición, carecen de este requisito esencial.

1. Legalidad: Según el artículo 5 de la Ley de Marcas, se prohíbe el registro de signos que no puedan considerarse distintivos. Esto se debe a que las marcas genéricas y descriptivas informan directamente sobre la naturaleza, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, o la época de producción del producto o servicio que representan, sin implicar una conexión empresarial específica.
2. Reconocimiento público: Para que una marca descriptiva o genérica adquiera carácter distintivo a través del uso, debe ser reconocida por el público objetivo como un indicador del origen empresarial de los bienes o servicios. Esto significa que los consumidores asocian esa marca específicamente con un proveedor o empresa en particular, y no como un término común usado para describir una categoría de productos o servicios.

Desafíos prácticos para adquirir distintividad

Adquirir distintividad para una marca descriptiva o genérica representa desafíos prácticos significativos:

1. Esforzarse en el marketing: La empresa debe invertir considerablemente en marketing y publicidad para educar al consumidor sobre la asociación única entre la marca y sus productos o servicios. Este proceso puede ser largo, costoso y sin garantía de éxito.
2. Riesgo de confusión: Existe un alto riesgo de que el público no distinga la marca descriptiva o genérica de términos comunes utilizados en el lenguaje cotidiano, lo que diluye su impacto y dificulta su protección legal.
3. Evidencia de distintividad: Demostrar ante la Oficina de Marcas que una marca descriptiva o genérica ha adquirido «carácter distintivo por el uso» requiere recopilar y presentar una cantidad sustancial de evidencia. Esto puede incluir encuestas de mercado, datos de ventas, material promocional, y otros documentos que muestren que los consumidores identifican la marca como una fuente de origen específica.

Un caso emblemático en España fue cuando «Danone» logró, a través de un uso intensivo y continuado, que su marca fuera sinónimo de yogures en el imaginario colectivo, demostrando cómo una marca puede adquirir distintividad por el uso.

Recomendaciones para crear una marca que no sea descriptiva o genérica

Para evitar los desafíos asociados con las marcas genéricas y descriptivas, es esencial adoptar un enfoque creativo y estratégico en la creación de marcas. Aquí algunas recomendaciones clave:

1. Innovación en la elección del nombre: Opta por nombres que no tengan una conexión directa con la naturaleza de los productos o servicios, pero que aún sean evocativos y memorables.
2. Combinación de palabras: Considera la combinación de palabras de manera ingeniosa para crear un término nuevo y distintivo.
3. Uso de neologismos: La creación de palabras completamente nuevas es una excelente manera de asegurar la distintividad y la originalidad de tu marca.
4. Investigación previa: Antes de decidirte por una marca, realiza una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para asegurarte de que no se asemeje a marcas existentes o caiga en las categorías de genéricas o descriptivas.

Conclusión: La importancia de la distintividad en una marca

Crear una marca con carácter distintivo es esencial no solo para superar las barreras legales en el proceso de registro sino también para construir una identidad de marca fuerte y reconocible.

Una marca bien elegida, que se alinee con las directrices de la Ley de Marcas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), protegerá tu inversión y esfuerzo, asegurando una posición competitiva sólida para tu negocio. El éxito de tu marca radica en su capacidad para destacar y ser identificada por los clientes como un símbolo de calidad y confianza.

Para profundizar en cómo la inspiración legalmente responsable puede ser un motor de innovación y distintividad en la creación de contenidos y marcas, te invito a leer mi artículo «Copia como un Artista en Internet: Estrategias Legales para Inspirarte y Crear».

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