Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, #darferdas? (C-541/18).

1.            Hechos.

AS es el solicitante de la marca alemana No. 3020150597643 “#darferdas?” para “prendas de vestir, en particular camisetas, calzado y artículos de sombrerería” de la clase 25.

El registro de esta marca fue denegado por falta de carácter distintivo. Tanto la Oficina de Patentes y Marcas alemana (DPMA) como el Tribunal de Propiedad Industrial de Alemania (Bundespatentsgericht) consideraron que este signo constituye una expresión que será inmediatamente entendida por el consumidor alemán como una cuestión que invita al debate: “Darf er das?” (“¿Tiene derecho a hacerlo?”). Estimaron que, lo más probable, es que esta expresión se coloque en la parte delantera de las camisetas, siendo percibido como un elemento meramente decorativo y no como una marca que identifique el origen empresarial de estas prendas.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania (Bundesgerichtshof), que identificó dos formas habituales de colocar las marcas en este sector: en la etiqueta cosida en el interior de las prendas y/o en su parte exterior.

La percepción del consumidor medio puede variar según la naturaleza de los productos y el lugar donde se coloque el signo. Así, los signos que aparecen en las etiquetas cosidas en el interior de las prendas suelen ser percibidos como una indicación de origen (marca), mientras que esto no siempre ocurre con las imágenes, símbolos y palabras que aparecen en la parte exterior de la ropa.

El tribunal consideró que, para poder apreciar el carácter distintivo de un signo, no es necesario que cualquier uso que pueda imaginarse del mismo sea un uso como marca. En estas circunstancias, plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿Tiene un signo carácter distintivo cuando existen en la práctica posibilidades elevadas y plausibles de que sea utilizado como indicación del origen comercial de los productos o servicios, aun cuando no se trate del uso más probable del signo?

2. Pronunciamientos.

El TJ señala en primer lugar que un signo constituido por una almohadilla y varias palabras que forman una etiqueta (hashtag) puede cumplir con la función esencial de la marca siempre y cuando posea suficiente carácter distintivo.

Apunta que, a efectos del análisis de este requisito, resulta pertinente tener en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes del caso, incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada.

Dado que el solicitante de una marca no está obligado a indicar el uso que hará de la marca solicitada (incluso después de la concesión del registro dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca), la autoridad competente tendrá que apreciar el carácter distintivo del signo a la luz de las prácticas del sector económico de que se trate.

Es decir, se deben identificar todas las formas de uso probable de la marca solicitada y determinar si el consumidor medio de los productos o servicios designados podrá percibir dicho signo como una indicación de su origen empresarial.

A este respecto, no serán pertinentes aquellas formas de uso que, aunque puedan darse en el sector en cuestión, no son relevantes en la práctica por ser poco habituales, salvo que el solicitante haya aportado indicios concretos que hagan probable un modo de uso poco relevante en dicho sector.

En el sector de las prendas de vestir es frecuente colocar la marca tanto en el interior (etiqueta) como en el exterior (parte delantera o trasera) de la ropa. Se han identificado por tanto dos formas de uso posibles y corresponde ahora al Bundesgerichtshof determinar si al menos uno de estos dos modos de colocar el signo controvertido será percibido como una marca por el consumidor.

3. Comentario.

Cada vez es más frecuente la utilización de hashtags como fórmula publicitaria y, como ocurre en el caso del eslogan, su registro como marca puede llegar a ser controvertido ya que, en ocasiones, es difícil encontrar el límite entre la función puramente promocional (cuando es percibido como un mero mensaje de comunicación social) y su aptitud para distinguir el origen empresarial de unos productos o servicios concretos (función de la marca).

El TJ aclara que no puede excluirse que un hashtag pueda identificar el origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, sino que habrá que analizar si posee suficiente fuerza distintiva como para ser percibido como una marca.

Por otro lado, todo solicitante de marcas deberá tener en cuenta que la capacidad de un signo para constituirse como marca será examinada tomando en consideración la práctica habitual del sector correspondiente. Así, a falta de otras indicaciones, se tendrán en cuenta todas las formas de uso que la autoridad competente considere como las más probables. Estas “otras indicaciones” solo se tendrán en cuenta en aquellos casos en los que el solicitante haya aportado pruebas concretas que hagan más probable un modo de uso que, en principio, parecía irrelevante en la práctica (por ser poco habitual dentro de la práctica del sector).