Al hablar de las marcas descriptivas, nos referimos a aquellos signos que están exclusivamente conformados por denominaciones que informan al consumidor de forma directa sobre una o varias de las características esenciales de los productos o servicios que distinguen. El inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486, prohíbe el registro este tipo de signos debido a que dichas denominaciones son necesarias para la identificación y publicidad en el mercado de los productos o servicios que distinguen, por lo que no puede recaer un derecho de exclusiva sobre ellos ya que se estaría afectando el interés y el derecho de otros competidores, en consecuencia, deben permanecer en el dominio público

Al respecto, el Tribunal Andino ha establecido que “uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo, por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.[1]

Por otro lado, en relación a las marcas conformadas por denominaciones en idioma extranjero, conforme a lo establecido por el Tribunal Andino, las palabras que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía, y en consecuencia es procedente su registro como marcas.[2]Asimismo, para determinar cuándo una denominación en idioma extranjero es de conocimiento común, el mismo Tribunal ha establecido, entre otros, los siguientes supuestos:

• Cuando es de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.
• Cuando comparte raíz común o similitud fonética con su traducción al castellano.

Y es aquí donde surge una pregunta, ¿Qué reglas se aplican en el caso de signos conformados por denominaciones en idioma extranjero que a la vez son descriptivas? Para resolver esta incógnita, podemos citar un caso real, referido a la solicitud de registro de la marca SmallRig para identificar productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional[3]. En primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 0062-2020/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro de dicho signo al considerar que se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486, considerando lo siguiente:

“En efecto, el signo solicitado a registro se encuentra conformado por el término SmallRig, el mismo que en su traducción al idioma español significa PEQUEÑO EQUIPO[4], el cual hace referencia a los accesorios que son utilizados con los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, a su vez, el referido término es conocido en el mercado como aquel accesorio que es utilizado como soporte para las cámaras.”

El titular presentó recurso de apelación en el cual señaló, entre otros, los siguientes argumentos:

• Que el término Rig no era raíz ni guarda similitud alguna con el vocablo de su traducción al español que sería EQUIPO
• Que tras una búsqueda de dicho término en páginas web de distintas tiendas especializadas en la venta de productos de la clase 09, no aparecía ningún resultado.

Luego, mediante Resolución Nº 2046-2020/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la apelación, señalando que efectivamente la traducción del término en inglés Rig, no sería susceptible de ser entendida por el público consumidor, debido a que no tiene raíz común, ni similitud fonética con su traducción al castellano, ni tampoco era un término utilizado frecuentemente en el mercado peruano, por lo que será percibido como un signo de fantasía.  

Lo que advertimos en este caso, es que la primera instancia del INDECOPI analizó el signo en cuestión en base a la regla de los signos descriptivos, lo cual fue luego corregido por la segunda instancia al aplicar la regla de los signos con denominación en idioma extranjero, metodología que resulta mucho más adecuada a estos casos, debido a que si bien la traducción al castellano de una denominación en idioma extranjero puede resultar descriptiva, si la misma no es parte del conocimiento común, no estaría informando sobre las características del producto o servicio identificado y tampoco sería utilizada por el consumidor de manera espontánea para designarlos, por lo que debe ser considerada como una denominación de fantasía que si está sujeta a un derecho de exclusiva.

Autor: Kelly Sánchez - Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.