Nuestro ordenamiento actual reconoce la procedencia del resarcimiento de los daños morales en los supuestos de infracción de los derechos de los titulares de bienes inmateriales de naturaleza exclusiva. Así viene reconocido en la Ley de Marcas (art. 43.2), en la Ley de Patentes (art. 66.2), reconocimiento que se mantienen la nueva Ley aprobada en el año 2015, en la Ley de Diseño Industrial (art. 55.2) o en la Ley de Propiedad Intelectual (art. 140.2). El origen de esta mención expresa a la procedencia de los derechos morales se halla en la Directiva de 2004/48/CE que en su Considerando (26) señala que “con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida…el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta…, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular”.
El legislador interno transpuso la Directiva y modificó las leyes de propiedad industrial e intelectual introduciendo la procedencia del daño moral, resultando especialmente atractiva su reclamación por parte de los titulares de derechos porque resulta procedente “aun no probada la existencia de perjuicio económico”. Ciertamente nuestros Juzgados y Tribunales han resarcido los calificados como daños morales, aunque debe repararse que en buena parte de las ocasiones lo que se ha calificado como daños morales sean en puridad daños patrimoniales (daños a la imagen, al buen nombre…) que bien pudieran reconducirse al concepto de fondo de comercio.
En particular, no han faltado críticas en el sentido que el daño moral no guarda relación con las marcas y que su resarcimiento resulta procedente principalmente en materia de Derechos de autor. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que la redacción de las leyes es clara y que el daño moral debe ser resarcido, cuando proceda, incluso en el supuesto de los signos distintivos.
Desde una ubicación sistemática, en las leyes de propiedad intelectual y propiedad industrial el resarcimiento por los daños morales solo aparece en aquellos supuestos en que se opta por el criterio de cuantificación relativo a las “consecuencias económicas negativas” de forma que aparentemente el resarcimiento de los daños morales sería improcedente en el caso en que el perjudicado optara para el cálculo de los daños y perjuicios por la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia -criterio conocido como regalía hipotética-. En otros países, como Alemania, Italia o Francia, la norma de transposición al derecho interno de la Directiva de 2004 permite expresamente la acumulación de los daños patrimoniales y los daños morales, cuando procedan, independientemente del criterio de cuantificación de daños por el que el demandante haya optado.
Es difícil que puedan existir razones para que, en caso de que existieran daños morales, no resultara procedente su resarcimiento cuando se optara por el criterio de la regalía hipotética. Ciertamente fue el legislador comunitario el que dio lugar a esta incongruencia en el artículo 13.1 de la Directiva del año 2004, que el legislador español se limitó a introducir de forma mimética en distintas leyes.
Pues bien, en este contexto, el Tribunal Supremo conociendo de un asunto por infracción de derechos de propiedad intelectual, tuvo que dilucidar si en aquellos supuestos en que el titular de los derechos de propiedad intelectual opte por la denominada regalía hipotética puede, a su vez, reclamar la indemnización por su daño moral.
Los hechos enjuiciados por nuestro Alto Tribunal se refieren a la utilización de fragmentos de una obra audiovisual en un documental posterior sin autorización del titular. En la demanda, el titular de los derechos reclamó un importe por los daños patrimoniales soportados más un importe adicional en concepto de daños morales. La Sección 28 ª de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó una posible reclamación adicional por daños morales con el criterio siguiente “Si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral…”.
Recurrida en casación la Sentencia, y ante la posibilidad de que no exista una interpretación homogénea de esta cuestión en la Unión Europea, la Sala Primera planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que fue resuelta el pasado 17 de marzo, en el asunto C-99/15. A modo de síntesis, los argumentos del Tribunal de Justicia son los siguientes:
- El artículo 13.1 b) de la Directiva 2004/48 no incluye el daño moral, pero tampoco lo excluye.
- La Directiva establece como principio general que los daños efectivos deben ser resarcidos, siendo el daño moral, como pudiera ser el menoscabo de la reputación del autor de una obra, un daño efectivo.
- El criterio de la licencia o regalía hipotética ha sido desarrollada para aquellos supuestos en que sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido pero sin tener en cuenta los daños morales.
- La interpretación de la Directiva no puede desligarse de la finalidad de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.
Por todo ello, el Tribunal de Justicia de la UE declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular del derecho podrá reclamar los daños morales, cuando procedan, incluso en aquellos supuestos en que haya optado por el criterio de la regalía hipotética para la cuantificación de los daños.
La Directiva 2004/48 es objeto de aplicación tanto a los derechos de propiedad intelectual como a los derechos de propiedad industrial. Así las cosas, mientras se mantenga el expreso reconocimiento de los daños morales en dichas leyes, en las reclamaciones por infracción de marcas, patentes o diseños en las que se opte por el criterio de cuantificación de la regalía hipotética para cuantificar los daños y perjuicios causados, también podrá acumularse, cuando proceda, el resarcimiento de los daños morales.
