Es probable que las marcas fantasmas no sean tan espeluznantes como los propios espíritus que frecuentan cementerios o casas abandonadas; sin embargo, todavía causan que muchas oficinas de marcas se espanten y rechacen su solicitud de registro. Estas marcas contienen elementos "fantasma" o modificables en sus denominaciones, generalmente representados insertando un espacio en blanco (en marcas figurativas), o usando puntos, guiones, subrayado o una designación como "XXXX" (en marcas denominativas).

Un ejemplo popularmente conocido, es la marca estadounidense “---- For Dummies”, utilizada en una variada serie de libros de autoayuda, donde los guiones representan diferentes términos que varían de acuerdo a la materia del libro, por ejemplo “Accounting For Dummies”, “French For Dummies” e inclusive “Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies”.

Otros ejemplos incluyen marcas que incorporan una fecha (usualmente un año), una ubicación geográfica, o un número a modo de modelo que está sujeto a cambios, entre otros.

Su uso fue originalmente reconocido en los Estados Unidos; sin embargo, a mediados de los ‘90s, la Oficina de Marcas y Patentes (PTO) de Estados Unidos se volvió más estricta al evaluar estas solicitudes, no dispuestas a otorgarlas bajo ninguna excepción y siguiendo las indicaciones de su manual para el procedimiento del examen marcario (TMO) el cual establece en su artículo Nro. 1214 “Cuando un solicitante solicita el registro de una marca con un elemento cambiante o "fantasma", el abogado examinador debe rechazar el registro en virtud de las secciones 1 y 45 de la Ley de Marcas, [...], sobre la base de que la solicitud busca el registro de más de una marca".

Desde entonces, la PTO estadounidense ha denegado varias solicitudes que incluían un elemento “fantasma” basados en la certeza de que estas contravenían con lo dispuesto en la regla de oro de “una marca por solicitud”, así como el objetivo principal del registro de marca de asegurar la publicidad de una marca a fin de proteger el uso no autorizado de terceros y ser fácilmente encontrado en caso que un tercero realice una búsqueda de marcas similares a la marca que pretenda registrar. Muchos autores coinciden en que este tipo de marca contradice su razón de ser y no da “aviso constructivo adecuado a terceros sobre la naturaleza de la marca y no es posible una búsqueda exhaustiva y efectiva de marcas en conflicto”, como se indica en su TMO.

Un ejemplo de esto se presentó en el caso de una compañía en Nueva York (International Flavors & Fragances Inc.) que solicitó registrar tres marcas: "LIVING XXXX FLAVORS" y "LIVING XXXX FLAVOR" como marcas que distinguen productos de la Clase internacional 3 y 30. Asimismo, "LIVING XXXX" pretendía distinguir su uso en sustancias y productos de la Clase 1 y 3.

En las primeras dos solicitudes, el “XXXX” sirvió para denotar “una hierba, fruta, planta o verdura específica” y en la última, para indicar “un botánico o extracto del mismo (…)”

Como supondrán, las solicitudes fueron denegadas bajo la indicación que los signos solicitados abarcaban demasiadas combinaciones para hacer posible una búsqueda exhaustiva y/o efectiva; y, por tanto, no podían proporcionar un aviso adecuado a los demás usuarios, ni poner orden en el mercado, derrotando así uno de los propósitos vitales de una marca. Además, los examinadores confesaron que el problema principal era que no podían permitir el registro de un número ilimitado y desconocido de elementos en una sola marca.

A pesar de las desventajas y argumentos en contra de su uso, todavía confío en su utilidad y conveniencia para futuros solicitantes. Registrar una marca fantasma ayudaría a reducir los gastos habituales que se invierten en varias solicitudes de registro que varían en sólo una o dos palabras, ya que éstos podrían realizarse en una sola solicitud. Estos signos, aunque diferentes en una primera impresión, tendrían que ser esencialmente los mismos, ya que el propósito de este tipo de marca es proteger una marca única que podría cambiar con el tiempo (con respecto a años, meses, o volúmenes) o depender de ciertas circunstancias (con respecto a la locación, materia, etapa y/o nivel).

Aunque es cierto que las marcas fantasmas son usualmente negadas, en 2001 el Tribunal de Apelaciones del PTO emitió la resolución de la Junta de Juicio y Apelación de Marcas - TTAB, donde afirmó que en el caso de la solicitud de "(212) M-A-T-R-E-S-S" como una marca fantasma (solicitada por Dial-A-Mattress Corp.), donde el "212" aparecía subrayada en líneas punteadas, este era el equivalente legal de la marca registrada "1-888-M-A-T-T-R-E-S-S"; y, por lo tanto, procedió a su registro. Su decisión fue definitiva basándose en que el elemento que variaba correspondía a una mnemónica telefónica que consistía en una combinación de tres dígitos, y el cambio dependería del código de área al cual se hacía alusión. Además, a diferencia de la marca considerada en International Flavours, estos eran limitados y predecibles.

Del mismo modo, en una marca fantasma en la que los elementos modificables son arbitrarios o imaginarios, las diversas permutaciones de la marca resultan en distintas impresiones comerciales; y, por lo tanto, constituyen marcas diferentes. Por el contrario, cuando los elementos modificables son genéricos o meramente descriptivos, es concebible que las permutaciones de la marca puedan constituir una única marca. Este parecía ser el caso con el ejemplo de Dial-A-Mattress donde los números 212 y 888 eran simplemente códigos generales de área, y, por tanto, no creaban distintas impresiones comerciales.

En conclusión, podemos afirmar que, de acuerdo con el caso mencionado anteriormente, está claro que no todas las marcas fantasmas están prohibidas, per se, del registro. Sin embargo, las marcas fantasmas serán denegadas si los Examinadores determinan que estos abarcan demasiadas permutaciones para realizar una búsqueda efectiva, lo que hace imposible cumplir con el requisito de proporcionar una notificación adecuada a otros usuarios de marcas registradas; y, además, si la diferencia es tal que genera la impresión de otra marca registrada.

Este tipo de marca no se encuentra regulada en nuestra legislación; sin embargo, en vista de su utilidad práctica sería interesante considerar incorporarla, siendo necesario, por supuesto, regular aspectos detallados para asegurar que no interfiera con nuestras normas y legislación actual. Además, habría que procurar que el elemento modificable en la marca fantasma sea genérico y, por lo tanto, no crearía una impresión comercial diferente en la marca.

Autor: Yesabel Cavero – Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.