1. Hechos.

Brunoplast Di Eleuteri Bruno (“Brunoplast”), interpuso demanda contra Plásticos de Jijona Complet, S.L.U. (“Plásticos de Jijona”) y Wurth España, S.A. (“Wurth”) imputándoles la infracción de los derechos de exclusiva que le otorgaba una patente europea validada en España que reivindicaba un dispositivo para la colocación y corte de baldosas. Plásticos de Jijona se opuso a la demanda y formuló reconvención impugnando la validez de la patente de la actora. Plásticos de Jijona argumentó que la patente carecía de actividad inventiva porque un experto en la materia partiendo del antecedente más cercano, resolvería el problema técnico consistente en la colación de baldosas con una separación mínima combinando las enseñanzas de esa anterioridad con otras anterioridades distintas. Brunoplast se opuso a la reconvención afirmando la actividad inventiva de su patente.

El Juzgado de Instancia desestimó la reconvención considerando que no había resultado probada la falta de actividad inventiva de la patente y estimó la demanda interpuesta apreciando que el dispositivo comercializado por las demandadas invadía el ámbito de protección de la patente. El Juzgado de Instancia señaló, en particular, que existirían diferencias técnicas entre la reivindicación 1ª de la patente de la actora y el estado de la técnica más próximo que a su vez llevarían a diferencias en las soluciones propuestas por uno y otros dispositivos. También descartó el Jugado de Instancia que la combinación del estado de la técnica más próximo con otras anterioridades permitiera excluir la actividad inventiva por cuanto que la descripción de las mismas no contenía ningún aspecto que el experto pudiera aplicar al dispositivo reivindicado para llegar de manera evidente a la reivindicación. Y descartó asimismo que la falta de actividad inventiva resultara acreditada a partir del examen combinado de las anterioridades invocadas por la parte demandada. Plásticos de Jijona recurrió la sentencia de instancia en apelación insistiendo en la nulidad del título y argumentando que el Juzgado erró en el análisis de la actividad inventiva al no limitarse a tomar en consideración la parte caracterizante de la patente base de la acción, sino que también tuvo en cuenta su preámbulo, con lo que se apartó de la doctrina de la AP de Barcelona sobre la determinación del ámbito de protección efectivo de la patente (en principio, lo descrito en la parte caracterizante de las reivindicaciones). Wurth, por su parte, se limitó a cuestionar que se le pudiera imputar responsabilidad alguna en la infracción denunciada.

2. Pronunciamientos.

La AP se alinea en su sentencia con las tesis de la demandada y señala y acepta que el experto en la materia se habría planteado el problema que la patente impugnada trata de solucionar y lo habría resuelto en la forma que enseña la citada patente. Para llegar a la anterior conclusión la AP señala:

-              Que existiría un importante divorcio entre lo que la invención protege de forma efectiva (lo descrito en la parte caracterizante en las reivindicaciones) y lo que se describe como objeto de la invención, y por tanto, de protección;

-              Que no se sabe muy bien qué es lo que realmente está protegiendo la invención y que, a lo sumo, el Tribunal puede hacerse una idea imprecisa acerca de qué es lo que protege, pero no una idea concreta y acabada;

-              Que las diferencias a las que alude la sentencia de primera instancia entre la reivindicación 1ª de la patente y el estado de la técnica más próximo ponen en valor más los elementos terminológicos que los conceptuales. Lo que describe el estado de la técnica anterior y la patente impugnada es sustancialmente lo mismo, aunque con palabras distintas. El tribunal señala que a la hora de valorar la actividad inventiva no deben tomarse en consideración aquellas diferencias que no contribuyen al efecto técnico o resultado de la invención. De tal suerte, si el problema técnico a resolver consiste en poder colocar baldosas con la menor distancia entre ellas, los aspectos ajenos a dicha cuestión serían irrelevantes desde la perspectiva del problema técnico a resolver y, por ende, accesorios para determinar la actividad inventiva de la patente.

Todo ello determina la estimación del recurso de la demandada con la consecuencia de la estimación de la reconvención, la anulación del título de la actora y la desestimación de la demanda.

3. Comentario.

La lectura de la presente sentencia pone de manifiesto la necesidad de hacer un esfuerzo en la redacción de la parte caracterizante de las reivindicaciones de la patente puesto que dicha parte es la que realmente determina el objeto de protección de la patente. La AP nos recuerda que todo lo que figura incluido en la parte pre-caracterizante o preámbulo de la patente debe considerarse incluido en el estado de la técnica en el momento del registro.