Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C-688/17).

1.            Hechos.

Bayer, titular de una patente en Hungría sobre un producto farmacéutico que contenía un principio anticonceptivo, solicitó medidas cautelares contra las compañías Richter y Exeltis con el objeto de prohibir que dichas compañías comercializasen en Hungría determinados productos farmacéuticos anticonceptivos que supuestamente infringirían su patente.

En paralelo, Richter y Exeltis presentaron ante la Oficina de patentes de Hungría una solicitud de anulación de la patente de Bayer.

Los tribunales concedieron la solicitud de medidas cautelares instada por Bayer y prohibieron a Richter y Exeltis la comercialización de los productos en cuestión. Sin embargo, posteriormente, la Oficina de patentes húngara declaró la nulidad de la patente de Bayer y los tribunales desestimaron la demanda de infracción de patente de Bayer en el procedimiento principal.

En este escenario, las demandadas solicitaron que se condenara a Bayer a indemnizar el perjuicio que habían sufrido como consecuencia de las medidas cautelares antes referidas.

El Tribunal húngaro que conocía del asunto decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (“TJ”) para preguntarle sobre el alcance del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (“Directiva 2004/48”) y, en particular, sobre el concepto de “indemnización adecuada” contemplado en dicho precepto. La referida disposición señala que “en los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas”.

2.            Pronunciamientos.

El TJ declara que, si bien la posibilidad de conceder una “indemnización adecuada” está sujeta a los requisitos previos de que las medidas cautelares se hayan derogado o hayan dejado de ser aplicables por cualquier acción u omisión del solicitante o se haya comprobado posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción del derecho de que se trata, el hecho de que en un caso concreto concurran tales circunstancias no implica que los tribunales nacionales puedan, de forma automática y en cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado por razón de las citadas medidas. A este respecto, el TJ afirma que:

-              La “indemnización adecuada” constituye una garantía para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una “petición injustificada” de medidas cautelares.

-              Una solicitud de medidas cautelares será “injustificada” cuando no exista riesgo de ocasionar un “perjuicio irreparable” al titular del derecho en caso de retraso en la adopción en dichas medidas. 

-              Y, en ese sentido, si los demandados comercializan sus productos a pesar de la existencia de una patente que puede obstar a dicha comercialización, tal comportamiento puede ciertamente considerarse constitutivo de un indicio de la existencia de un riesgo, para el titular de dicha patente, de un “perjuicio irreparable” en caso de retraso en la adopción de las medidas.

En todo caso, el TJ confirma que el artículo 9 apartado 7 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse a la vista del artículo 3 apartado 2 de la misma, según el cual los Estados miembros tienen la obligación de establecer garantías de que las medidas y procedimientos previstos en el artículo 9 no se utilicen de forma abusiva y, a ese respecto, señala que los tribunales nacionales deben tener en cuenta todas las circunstancias objetivas del caso, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar que no ha habido un uso abusivo de las citadas medidas.

3.            Comentario.

Sorprende este pronunciamiento del TJ pues hace difícil imaginar en qué circunstancias podrá considerarse que la solicitud de medidas cautelares fue “injustificada”. La interpretación del TJ parece dejar fuera la posibilidad de que pueda considerarse injustificada una solicitud de medidas cautelares (y concederse por tanto una “indemnización adecuada” al demandado) sobre la base de una patente que posteriormente se ha declarado nula.

El TJ parece posicionarse en favor de una interpretación favorable a la protección del titular de los derechos. De hecho, el TJ justifica su decisión, en el apartado 65 de la Sentencia, declarando que “una conclusión diferente podría tener como efecto disuadir al titular de la patente de recurrir a las medidas contempladas en el artículo 9 de la Directiva 2004/48, por lo que sería contraria al objetivo de la Directiva de garantizar un elevado nivel protección de la propiedad intelectual”.

No obstante, frente a esta posición del TJ, es preciso también recordar que es una práctica extendida por parte de algunas compañías en el mercado, el uso desleal de títulos de patente -que, en muchos casos son nulos- como herramientas de presión y coacción contra sus competidores. Estos comportamientos sin duda merecen la vigilancia y el castigo -en su caso- de nuestras autoridades.