Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada desde Alemania en el contexto de una solicitud de medidas cautelares por violación de patentes entre Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por un lado, y HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG. Los hechos son muy simples.

Phoenix Contact presentó una solicitud de medidas cautelares basada en una patente europea para un enchufe de conexión con clip de conductor de protección. La patente había sido concedida por la Oficina Europea de Patentes después de que Harting Electric presentase observaciones en contra de su validez.

Las medidas cautelares fueron solicitadas un mes antes de que Harting Electric formulase oposición contra dicha patente ante la OEP.

El tribunal remitente indica que la patente controvertida es válida y es objeto de violación, de modo que procedería estimar la demanda de medidas provisionales presentada por Phoenix Contact. No obstante, dicho tribunal está vinculado por la jurisprudencia nacional según la cual la patente de que se trate puede gozar de protección jurídica provisional únicamente en el supuesto de que su validez haya sido confirmada por una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de impugnación de patente.

El Tribunal remitente se pregunta, atendiendo a dicha jurisprudencia alemana, si las medidas cautelares pueden ser adoptadas cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición ante la OEP o su validez no ha sido confirmada en primera instancia en un procedimiento nacional de nulidad.

02 · Pronunciamientos

El TJ empieza por señalar que la jurisprudencia indicada impone un requisito que priva de todo efecto útil al artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, puesto que no permite al juez nacional adoptar, de conformidad con la citada disposición, un mandamiento judicial destinado a lograr la cesación inmediata de la infracción de la patente controvertida cuando dicho juez considere esa patente válida y objeto de violación.

Tal requisito podría dar lugar a una situación en la que los competidores del titular de la patente controvertida, infractores potenciales, decidan conscientemente renunciar a impugnar la validez de dicha patente para evitar que esta goce de tutela judicial efectiva, lo que dejaría sin contenido al mecanismo de protección provisional previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

El TJ recuerda que las patentes europeas presentadas gozan de la presunción de validez desde el día en que se publica su concesión. Así pues, desde ese día, tales patentes gozan de todo el alcance de la protección garantizada, en particular, por la Directiva 2004/48.

La sentencia advierte que esta interpretación no es incompatible con la exigencia de que las medidas cautelares se apliquen de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. Las garantías que debe observar el tribunal nacional al respecto son estas.

En primer término, a tenor del apartado 5 del artículo 9 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refiere, en particular, el apartado 1 de dicho artículo se revoquen o, cuando menos, suspendan sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas, cuando la legislación del Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este último fuera mayor.

En segundo término, el artículo 9, apartado 6, de la Directiva 2004/48 establece la posibilidad de supeditar estas medidas provisionales a la presentación por parte del solicitante de una fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado. Este instrumento de protección puede ser aplicado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la demanda de medidas provisionales cuando la examine.

En tercer término, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 prevé, en los supuestos a los que se refiere, la posibilidad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas provisionales.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la sentencia concluye que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual deben desestimarse, en principio, las demandas de medidas provisionales por violación de patente cuando la validez de la patente controvertida no ha sido confirmada, al menos, mediante una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad.

03 · Comentario

Aunque la sentencia del TJ parece destinada a corregir o enmendar una corriente jurisprudencial alemana, no está exenta de consideraciones de interés general. Ante todo, parece claro que el efecto torpedo del procedimiento de oposición ante la OEP contra la concesión de una patente europea no es admisible. Desde la concesión de la patente esta despliega todos sus efectos, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Otra cosa es que el tribunal nacional esté llamado a garantizar que las medidas no sean abusivas examinando la validez de la patente y veri cando si la normativa nacional contempla las garantías señaladas por el TJ.