• La reforma de la Ley de Marcas aprobada en enero de 2019 busca homogeneizar el sistema nacional del registro de marcas con el de la Unión Europea
• Un año después de la entrada en vigor de la primera fase de la reforma, se ha producido una notable reducción del número de oposiciones a registros
• La inclusión de marcas no convencionales aún no ha experimentado un claro despegue, a diferencia de otros países vecinos donde existen más solicitudes de este tipo

El próximo 14 de enero se cumple un año desde que entrara en vigor el decreto ley 23/2018 que reformaba la Ley de Marcas en España. Esta modificación, que responde a la transposición de la directiva europea 2015/2436 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, incluía, entre otros cambios, un sistema de legitimación abierto, un nuevo concepto de signo, el requisito de uso de marca o la eliminación de la llamada ‘marca notoria’.

“Un año después de la reforma, en cuanto al procedimiento de oposición es cierto que en la práctica se han reducido las solicitudes, lo cual puede considerarse un efecto sustancial”, asegura Mariano Santos, socio del área de IP en el despacho internacional de abogados Bird & Bird, al hacer balance. “En relación al registro de marcas, si bien en la nueva Ley se contempla la inclusión de marcas no convencionales como las olfativas, no podemos decir que en la práctica haya habido un repunte de las mismas.”

Menor oposición a registros gracias a la obligación de uso de marca

Según el experto, uno de los principales objetivos perseguidos por la reforma -evitar solicitudes de marcas que no vayan a utilizarse en el tráfico económico- se está cumpliendo. La posibilidad de que el solicitante pueda exigir prueba de que la marca oponente ha sido objeto de un uso efectivo, siempre y cuando en esa fecha la marca ya llevase registrada al menos cinco años, es un gran acierto, explica Santos.  La carga de la prueba del uso corresponderá siempre a quien desee oponerse a la solicitud de una nueva marca. Se clarifica el momento concreto desde el que ha de computarse el plazo de cinco años, siendo a partir del día en que el registro de la marca sea firme.

“Muchos titulares que mantenían registros de cobertura se han encontrado con que la modificación no les permite mantener un monopolio de su denominación para productos y servicios que no comercializaban en el mercado y que simplemente conservaban para evitar que otros la utilizaran”, afirma Santos.

Los procedimientos de oposición, más claros por el fin de la ‘marca notoria’

Mientras en la anterior redacción de la ley existía el concepto de ‘marca notoria’ (aquella reconocida dentro de un sector específico) y el de ‘marca renombrada’ (conocida entre el público general), la reforma reconoce únicamente las renombradas, extendiéndose esta protección también a los nombres comerciales. “El concepto de marca notoria suponía una extensión del principio de especialidad de la marca que no era clara, pues en determinados supuestos era difícil establecer una frontera con la marca renombrada al ser su determinación puramente discrecional”, explica el abogado de Bird & Bird.

Con la eliminación de este término, según Mariano Santos, se ha conseguido una mayor uniformidad y claridad en los procedimientos de oposición, lo cual es clave en el momento en que un titular valora presentar una oposición frente a otra marca en una clase diferente y facilita su labor a la hora de acreditar dicho renombre.

Escaso registro de marcas no convencionales

El caso de la Marca de movimiento – M4019059 – “Tve clan”- solicitada y concedida en noviembre de 2019 a Corporación Radio Televisión Española es uno de los pocos ejemplos de solicitudes de marcas no convencionales en este primer año de nueva Ley de Marcas. “Habrá que estar pendientes a futuras solicitudes de este tipo, como las marcas olfativas u holográficas, ya que en la práctica no están siendo solicitadas por las compañías, a diferencia de otros países de nuestro entorno en los que el número de registros es más elevado”, asegura el socio.

Estrategia para titulares de marcas y nuevos solicitantes

De cara al registro de nuevos signos, desde Bird & Bird recomiendan definir de manera clara y precisa los productos y servicios que van a comercializarse, para así evitar posibles problemas en el caso de tener que declarar el uso de la marca registrada años atrás.

En general, la estrategia de las compañías de cara a futuras solicitudes, resumen desde Bird & Bird, debe prestar especial atención a tres puntos:

• Inventariado de todos los registros que poseen las compañías
• Análisis de los registros para comprobar si están en uso o, por el contrario, son susceptibles de cancelación por falta del mismo
• Alineación de estrategias con carácter pro-futuro entre los departamentos de Marketing, Comunicación, Legal y Dirección General, con el objetivo de que pueda dar lugar a nuevos registros no tradicionales y optimizar los convencionales al mismo tiempo

Una vez registrada la marca, documentar mediante un protocolo específico la prueba de uso en el mercado permite que esta sea fácilmente accesible y consultable en posibles procesos de oposición. Esta técnica es también aconsejable con vistas a la renovación de marca, ya que se podrá realizar una renovación parcial para aquellas clases para las cuales se esté realizando un uso efectivo de la marca.