El pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, que introduce modificaciones importantes en la actual Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre.

La finalidad de esta reforma es armonizar la normativa española vigente con la Directiva europea 2015/2436 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Las modificaciones más significativas que se introducen, son las siguientes:

 

1. Se elimina la obligación de la representación gráfica de los signos distintivos, de manera que como ya anunciamos en un artículo anterior, podrán ser objeto de inscripción y registro como marca signos no convencionales, como por ejemplo, marcas de color, hologramas, marcas sonoras, marcas de movimiento, de forma y de posición, etc… El único requisito es que el signo distinto que se pretenda registrar pueda reproducir (de cualquier modo) de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

 

2. Desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas,unificándolas en el concepto de marca renombrada. Las marcas renombradas son aquellas que han alcanzado un alto grado de conocimiento y difusión entre el público general, lo que permite a sus titulares oponerse a solicitudes de marcas idénticas o similares a la suya, incluso en el caso de que éstas designen productos o servicios diferentes.

3. Sistema abierto de legitimación. Desde el 14 de enero de 2019 cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de una marca o nombre comercial en España con independencia de circunstancias relacionadas con su nacionalidad, residencia o convenios internacionales.

 

Además los Licenciatarios, siempre previo consentimiento del titular de la marca, podrán ejercitar las acciones por violación de la marca. El Licenciatario exclusivo, podrá ejercitar las acciones cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no las haya ejercitado por sí mismo.

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cualquier licenciatario podrá intervenir en el procedimiento iniciado por el titular de la marca, para obtener la reparación de los daños que se le hayan causado.

 

4. En cuanto a las prohibiciones de registro absolutas y relativas, se refuerza la protección de las denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas (IG), de manera que las solicitudes de marcas idénticas o parecidas a una DO y/o IG podrán ser denegadas por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Así mismo, la reforma incluye una prohibición específica de registro de marcas que consistan o reproduzcan la denominación de una variedad vegetal.

 

5. A lo largo del Real Decreto-Ley se recogen distintas disposiciones que guardan relación con la obligación de uso de la marca:

 

a. En el procedimiento de oposición, el solicitante podrá exigir prueba de que la marca oponente ha sido objeto de un uso efectivo, siempre y cuando en esa fecha la marca ya llevase registrada al menos cinco años. Esta novedad es bastante relevante a efectos prácticos pues reducirá considerablemente las oposiciones frente a solicitudes de nuevas marcas por parte de los titulares de marcas defensivas que en realidad no están siendo usadas. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá siempre a quien desee oponerse a la solicitud de una nueva marca.

 

b. Se clarifica el momento concreto desde el que ha de computarse el plazo de cinco años, siendo a partir del día en que el registro de la marca sea firme.

 

c. En los procedimientos de caducidad y nulidad, se recoge la misma previsión que en el de oposición, permitiendo al titular de la marca anterior solicitar que aporte prueba de su uso efectivo.

 

6. La reforma confiere la posibilidad a los titulares de marcas registradas de impedir la introducción en España de mercancías procedentes de terceros países que contengan un signo idéntico o virtualmente idéntico al suyo, sin que se requiera que los productos en cuestión vayan a ser comercializados aquí. En el caso de las mercancías en tránsito, el titular de la marca podrá ejercitar también la acción de cesación contra las mercancías. Sin embargo, en este caso el derecho decaerá cuando el titular de la marca registrada no tenga derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.

 

7. Se amplían las competencias de la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca o nombre de un comercial. Los tribunales sólo serán competentes cuando dicha circunstancia se ponga de manifiesto en un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional. A los efectos de adoptar los medios administrativos, técnicos y organizativos, esta competencia a favor de la OEPM no será aplicable hasta el 14 de enero de 2023.

 

8. Las denominaciones sociales que soliciten  las personas jurídicas no podrán ser concedidas cuando puedan originar confusión con una marca o nombre comercial “renombrados”, salvo que exista autorización de su titular. Esto significa que ante un eventual conflicto por riesgo de confusión entre la razón social de una empresa y una marca o nombre comercial renombrado registrado en España o en la Unión Europea,  prevalecerán los derechos del titular de la marca o nombre comercial.

 

Las modificaciones de la Ley de Marcas suponen una oportunidad inmejorable para dar el paso de registrar y proteger nuevos signos distintivos con los que los clientes identifican y distinguen sus servicios. Además, aquellos titulares con marcas ya registradas pueden también llevar a cabo un análisis exhaustivo de las mismas y del resto de las marcas del sector, para detectar cualquier cuestión que les pueda afectar y consolidar la protección de sus signos distintivos. En este sentido nos parece un avance muy relevante la atribución a favor de la OEPM de la competencia para juzgar y resolver los litigios sobre nulidad y caducidad de marcas y demás signos distintivos regulados en la ley, ya que reducirá considerablemente los costes y el tiempo medio de resolución que ahora emplean los tribunales.