A menudo puede verse como la gente pretende solicitudes de Marcas que bien pueden recibir oposiciones a su registro.

Los motivos que llevan a su “titular” a correr el riesgo claramente son: la falta de asesoramiento legal en cuanto a los requisitos, y/o la mala fe (entendiendo esta como indicios de competencia desleal o crear confusión en el mercado). El resultado en la mayoría de casos es un particular o empresario que ha pagado unas tasas de registro que perderá por no haber hecho las cosas bien (porque la Oficina Española de Patentes y Marcas no devuelve ni un euro).

A continuación, aplico el Derecho de Marcas a unos ejemplos sacados de Solicitudes hechas el pasado mes de noviembre de 2017, y POR QUÉ estas solicitudes publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, corren el riesgo de NO obtener su registro como Marca. Los principales motivos se encuentran en la Prohibición Absoluta conforme al artículo 5 de la Ley de Marcas.

En este caso las Marcas solicitadas eran: “Madridista”, “Colchonera” y “Culé” como nombres de cerveza.

Primero vamos a presentar los puntos que impedirían que las siguientes solicitudes prosperen, y que justificarían una clara Oposición (siguiendo los trámites oportunos). A modo de resumen ya te anticipo que se trata de prohibiciones referentes a:

• Primero: La marca no cumple el concepto de marca expresado en el artículo 4 (“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”).
• Segundo: No son signos susceptibles de representación gráfica y, lo más importante, no son aptos para distinguir productos o servicios de otros en el mercado. Advierto que los ejemplos abren la puerta (como cualquier otra) al debate, pero después de leer este artículo entenderás por qué no debería concederse su registro.
• Tercero: No son signos que tengan Capacidad distintiva.
• Cuarto: La falta de carácter distintivo.
• Quinto: Por ser Términos descriptivos.
• Sexto: Por ser signos que conforme al art. 5.1 d) que “se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.”
• Séptimo: Son signos que han devenido en Usuales.
• Octavo: Por ser marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación oficial.

La OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) tiene la obligación de examinar el signo propuesto a convertirse en marca y las condiciones mínimas que ha de reunir dicho signo, no sólo para convertirse en lo que la ley define como marca, de manera bastante amplia, sino para permitir que la misma OEPM pueda realizar de manera efectiva las debidas garantías que corresponden a la calificación de una marca. Con la publicación de la solicitud se permite que terceros puedan conocerla y en su caso oponerse al registro.

¿Por qué puede denegarse el registro y protección de estas pretendidas marcas?

Primero: Porque los signos deben tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo (Sentencia Heildelberg Bauchemie, C-49/02, TJCCEE). Asimismo, han de identificarse de una manera concreta mediante su representación gráfica determinada, no admitiéndose solicitudes de marca que pretendan una apropiación de todas las formas y/o colores posibles de determinado producto (Sentencia Dyson, C-321/03, TJCCEE). Todo ello porque la marca ha de poder ser reproducida en la solicitud a presentar ante la OEPM, tal y como establece el art.12 de la Ley y desarrolla el art. 2 del Reglamento de Ejecución.

El carácter de “signo” de la marca impide aceptar como marca diferentes supuestos. Por ejemplo, el signo que pueda considerarse una mera propiedad o elemento de un producto, ya sea en su aspecto material o en la representación de una de sus funciones (solicitudes nºs 2.168.677/8 y 2.170.065/6, todas representativas de esquemas de posibles vidrieras, nº 2.391.113 representativa de bocetos de un posible uniforme escolar, internacional nº 727.908 formada por representación esquemática de una pastilla de jabón).

En sentido similar no sería considerado como un signo, a estos efectos, la mera expresión de una idea sin mayor concreción (solicitudes exclusivamente denominativas nº 2.340.216 EJERCICIO PARA TODA LA VIDA, nombre comercial nº 235.886 PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, nº 2.214.737 A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE, nº 1.622.742 EL SEGURO DE MI TIENDA o gráfica internacional nº 812.945 representativa de una llave). Por otro lado, tampoco son aceptables los signos consistentes en las imágenes en movimiento dada su mutabilidad (hologramas y signos de similares propiedades). Sin embargo, cabe plantearse la admisibilidad de las secuencias de los mismos.

Segundo: Porque la marca no tiene representación gráfica, NO, ni aunque intentes convencerte de que un tío con la camiseta del equipo de fútbol y la cara pintada con los colores del equipo al que apoya pueda ser una representación gráfica o similar. Estas marcas no permiten que el signo presentado pueda ser reproducido de acuerdo con las exigencias legales expuestas en el art.12 de la Ley y desarrolladas el art. 2 del Reglamento ayudando a definir así el objeto de protección de la marca.

Los requisitos de representación gráfica vienen definidos por la Sentencia del TJCCEE en el caso Sieckmann, estableciendo que para que el signo propuesto sea susceptible de representación gráfica, a efectos del concepto de marca, la representación del signo debe caracterizarse por ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva. Con ello se permite que la OEPM puede realizar un trabajo de examen y registro con garantías mínimas, que los terceros puedan conocer las nuevas solicitudes así como las marcas ya registradas y que los titulares puedan obtener la funcionalidad básica de la marca, indicar un origen empresarial durante la vida de la marca, garantizándose en las tres dimensiones la seguridad jurídica.

Tercero: El examen y valoración de la aptitud distintiva de un signo para convertirse en marca es objeto de una prohibición específica en el punto b) del apartado 1 del artículo 5.

Cuarto: “Art. 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: b) Los que carezcan de carácter distintivo. “Cuando en el derecho de marcas se habla de falta de carácter distintivo, se está haciendo alusión tanto a la falta de aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando.

Ambas perspectivas, desde el ángulo práctico del examen, se confunden en lo que, finalísticamente, se denomina irregistrabilidad de la marca. Esta no puede tener acceso registral, cuando no sirve para distinguir los productos o servicios a que se refiere. Los vocablos para fundar o motivar esta decisión denegatoria de la marca, se convierten, de este modo, en sinónimos. Así se habla de falta de: carácter distintivo, aptitud diferenciadora o singularidad.

En todos estos casos, se está poniendo implícitamente en relación el artículo 5.1 b) con el 5.1 a) y 4.1 de la Ley de Marcas (que destaca la capacidad distintiva en general como una nota básica del signo que aspira a ser marca) – y con el 5.1 c) (referido a la falta de aptitud de ciertos signos para formar por sí solos una marca como consecuencia de su hipotético carácter descriptivo con
respecto a los productos o servicios a cubrir).

Sobre el carácter distintivo y qué dice la jurisprudencia y doctrina te recomiendo leer este otro artículo que publicó en 2 días.

Quinto: La prohibición del artículo 5.1.c) de la LM impide que una descripción como la de un hincha de un equipo de fútbol pueda ser registrada. Esta prohibición se aplica no sólo a las denominaciones en castellano, sino también en cualquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Si el término es descriptivo en una de esas lenguas el registro debe denegarse.

Sexto: Se prohíbe el uso monopolístico por parte de una persona de un término que debe ser inapropiable en exclusiva dado su uso general en relación con un perfil de persona, como es la del hincha de un equipo de fútbol: colchonero, madridista, culé. Al mismo tiempo se pretende que la marca cumpla su función de “distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” (Art. 4 LM).

Séptimo: Carecen de capacidad distintiva, los signos que por haber devenido usuales en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles, en relación con determinados productos o servicios, los evocan y los traen a la mente del consumidor. Esta posición está asentada en la jurisprudencia española (Sentencia del TS de 10/05/1995, caso “masters”). Por tanto, se consideran habituales los signos cuyo uso se ha generalizado en el lenguaje corriente o en el sector de mercado correspondiente para designar un concreto producto o servicio, como puede ser “Broker” en el ámbito de la intermediación financiera o “botellin” o “litrona” para envases de cerveza de una cantidad determinada.

Octavo: En este caso, al referirse a diferentes equipos de fútbol de Primera División Española, se consideran marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación oficial, de un posible respaldo de una institución oficial, en el sentido de que se entienda la existencia de una vinculación oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.

Conclusiones

Podríamos determinar que, con una Oposición fundada en algunos de estos puntos comentados, incluso la misma OEPM de oficio, podría concluirse la SUSPENSIÓN de la Solicitud del Registro como Marca, lo cual conllevaría a que el solicitante perdiera el dinero de las tasas (multiplicadas por cada solicitud) y fuera un dinero perdido en vez de invertido. El valor económico que tienen las Marcas es innegable, pero con el mismo hay que tener claro qué se pretende proteger con ello. En mi opinión no registraría una marca para cada nombre de producto en una empresa, pues lo más seguro estamos hablando (en este caso) de unos nombres que se usarán puntualmente y no serán signo distintivo de la empresa o distribuidor en el mercado. Podemos pretender el registro del nombre comercial, pero aun y así no afectará al desarrollo del negocio.