La mala fe al momento de registrar una marca, es una de las figuras más clásicas del derecho dentro del ámbito de la Propiedad Intelectual y un tema crítico en China, que acarrea una gran preocupación tanto para la misma Republica Popular, como para las empresas extranjeras que tengan a este país en la mira.

La creciente expansión de marcas extranjeras en el mercado chino ha hecho que surjan problemas relativos a la protección de las mismas y, en consecuencia, de sus propietarios.

El número de solicitudes de signos distintivos registrados ha superado la capacidad de la Oficina encargada, por lo cual se han impuesto diversas modificaciones en la Ley de Marcas de China, en abril de 2019 el órgano legislativo aprobó enmiendas a un cierto número leyes que buscan fortalecer las protecciones para los derechos de propiedad intelectual, con la finalidad de equipararse a homólogas legislaciones en otros países miembros de la OMC.

Nos encontramos ahora con una Oficina de Marcas que podrá negar las solicitudes de mala fe de manera absoluta, de acuerdo al Artículo Número 4 de la mencionada ley, este indica que se “penalizará a los culpables de registros de marcas de mala fe y sin intención de uso”. Mientras que el Artículo Número 19 señala que: “Las agencias de registro de marcas tendrán la responsabilidad de rechazar a clientes que presentan solicitudes de mala fe; aceptar tales clientes resultará en una advertencia o multa”.

Las penas contra este registro de mala fe, pueden llegar a ser bastante severas de acuerdo a los siguientes artículos:

Compensaciones de hasta cinco veces los daños por infracciones de marcas “maliciosas” y aumento del límite legal para el pago de daños hasta 5 millones de RMB (741.180 USD) de los 3 millones de RMB (444.708 USD) (Artículo Número 63); Indicaciones a los tribunales para que ordenen la destrucción de artículos con marcas registradas falsificadas, así como las herramientas y los materiales utilizados para fabricar dichos artículos (Artículo Número 63); y Autorizar a los tribunales para sancionar la presentación maliciosa de demandas de marcas registradas (Artículo Número 68).

Ahora, si nos remitimos al Artículo 44.1: "El registro adquirido mediante fraude o cualquier otro medio desleal será declarado nulo", nos da a entender que esto se aplica específicamente para presentaciones de solicitudes masivas de marcas comerciales idénticas o similares a las marcas comerciales de otros; a nombres corporativos, nombres de organizaciones sociales y carteles comerciales de otros; o ya sea para vender marcas comerciales o entablar una demanda por infracción contra el propietario de la marca después de no transferirlas a un precio elevado.

Para una mejor comprensión analizaremos el caso de New Balance () contra New Bunren ( ; )

En el año 2010, New Bunren presentó sus marcas correspondientes, New Balance presento una oposición, la cual fue denegada. Como segunda opción apeló a la corte sin resultado alguno, por último, tomó la decisión de llevar su caso frente al Tribunal Superior de Beijing y perdió una vez más.

En 2015, New Bunren comenzó a utilizar la marca y lanzó los zapatos "New Bunren".

New Balance demandó a New Bunren por infracción de marca registrada y competencia desleal, al mismo tiempo presentando una petición de nuevo juicio ante la Corte Suprema.

Es en el año 2016, cuando el tribunal civil declaró a New Bunren responsable de infracción de marca registrada y competencia desleal, otorgando así a New Balance una compensación por 3,3 millones de RMB por daños y una orden judicial permanente.

Finalmente, en 2020, la Corte Suprema encontró mala fe en la solicitud de marca de New Bunren, principalmente debido a su mala fe en el uso real y dictaminó que el registro de marca debería invalidarse.

En este sentido, se puede afirmar que constituye infracción “usar una marca que sea idéntica a una marca registrada para los mismos productos sin la autorización del titular de la marca registrada”, o “usar una marca similar a una marca registrada para los mismos productos o usar una marca idéntica o similar a una marca registrada con respecto a productos similares, sin la autorización del titular de la marca registrada, en los casos en los que tal uso cause confusión”.

En conclusión, si bien todavía hay desafíos por delante, estas nuevas herramientas de la Ley de marcas pueden ser de gran utilidad para impugnar las solicitudes de mala fe y ayudar a los propietarios de marcas que están luchando contra los solicitantes ilegales en este país.

La protección de las marcas a través del sistema judicial chino ha mejorado notablemente, en particular en grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Guangzhou, donde actualmente existen tribunales de Derecho de Propiedad Intelectual, sin embargo a pesar de que estas nuevas leyes suponen un gran avance, la mejor manera de proteger su marca de los solicitantes ilegales en China es obtener su registro en dicho país tan pronto se busque comercializar productos o servicios en el país, e incluso si simplemente planea la fabricación de los mismos.

 

Autor: Vicente Campodonico - Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.