Este caso no es aislado, si rebuscamos un poco entre las empresas de nuestra ciudad, PYMES y autónomos la gran mayoría de ellas, nos encontraremos muchos casos similares. En la mayoría de casos, por desconocimiento en derecho de marcas o propiedad industrial, lamentablemente el empresario se “come” el problema y no actúa contra el trabajador.

En algún caso más desesperado nos hemos encontrado con que el empresario registra rápidamente su marca, para al menos que no le dé problemas el seguir usándola o que no puedan prohibirle su propia marca. Aquí nos encontramos un problemón y el inicio de la Odisea:

• Por un lado, el problema de la marca registrada de mala fe por el ex trabajador que se dedica a hacer competencia desleal y aprovecharse de la reputación ajena, es decir, de su ex empresa.
• Por otro lado, un empresario a la desesperada intentando registrar su marca, a la que se le va a oponer el trabajador que ha obtenido la concesión del registro de la suya, y por otro lado, el sin vivir de tener otra marca idéntica o muy similar “vagando” a sus anchas en el mercado, generando confusión y asociación que los consumidores y empresas colaboradoras entenderán como un elemento de infravaloración de la marca original y empresa que la usa.

Problemas de una marca registrada de mala fe por un ex trabajador de la empresa

Son varios los problemas, por un lado que exista una marca registrada de mala fe (la que hay que atacar) y por otro, que el titular de mala fe encima esté poniendo problemas al registro de la nueva marca, como por ejemplo, planteando oposiciones o similares, y que además exija el cese en el uso de la marca a su ex empresa por no tenerla registrada…

¿De locos verdad?

Caso real en la que el empresario pudo “recuperar” la marca por haberla registrado el ex trabajador de mala fe

“La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 18 de mayo de 2001. La entidad mercantil demandada Elaborados Deza, S.A fue constituida el 28 de febrero de 1989 para dedicarse a la comercialización de embutidos. En ella trabajó D. Nilo de forma prácticamente ininterrumpida desde el 22 de junio de 1989 hasta el 2 de mayo de 1994, haciendo uso de los grafismos y abreviaturas «Embutidos Del Deza y E’deza» de modo habitual en pedidos, albaranes, facturas, así como en dos furgonetas de la empresa.

El 8 de febrero de 1994 D. Nilo y otra persona constituyeron la entidad Jose Antonio y Nilo, S.L, dedicada al mismo sector de comercialización de embutidos. Poco después, el 17 de mayo de 1994, la sociedad recién constituida recibió en cesión de Embutidos del Deza, S.L, la marca comercial Embutidos del Deza. Posteriormente, en fechas 7 de octubre de 1996 y 5 de diciembre del mismo año, la sociedad Jose Antonio y Nilo obtuvo la concesión oficial de las respectivas marcas Embutidos del Deza y E’Deza, continuando en el uso de las mismas como ya lo hiciera años antes como empleado de la demandada. En el año 2000 la entidad Jose Antonio y Nilo, S.L ejercita una acción de cesación contra Elaborados Deza S.A para que ésta dejase de utilizar la marca en la comercialización de sus productos.

Decisión del Tribunal entre darle el uso exclusivo a la empresa o al ex trabajador que había registrado la marca de mala fe

En el presente caso el Tribunal tenía que decidir si otorgaba prioridad a aquél que había solicitado la inscripción del signo en el registro, y, al habérsele concedido se había convertido en titular de la marca o, a quien, previamente a dicho registro, había creado el signo y lo había utilizado para comercializar los productos de su empresa, sin haber solicitado en ningún momento la protección que concede el registro.

Con este propósito, era necesario profundizar en la conducta de los sujetos implicados. De dicho análisis el Tribunal considera evidente «la mala fe y conducta en fraude de derechos protagonizadas por la demandante recurrente que, según admite abiertamente en confesión, viene utilizando dicho anagrama tal y como ya lo hiciera cuando trabajaba años antes precisamente como empleado de la entidad demandada Elaborados Deza S.A» y, en consecuencia, desaprueba «el aprovechamiento incorrecto que de la marca efectúa el exempleado de la demandada, alejándose de los principios de honradez y deslealtad, así como de los imperativos éticos socialmente reconocidos».

Decisión y conclusión final. No prevalece el derecho de una marca registrada de mala fe

En definitiva, el titular registral no podía consolidar su posición, pues había solicitado la marca con evidente mala fe.

De su comportamiento posterior al registro puede deducirse que la entidad demandante no sólo quería usar una marca que realmente no le correspondía, sino que además tenía la intención de impedir que la entidad demandada (la antigua empresa donde había prestado sus servicios como empleado), pudiera seguir usando su marca para comercializar sus embutidos, lo que se desprende del ejercicio posterior por su parte de la acción de cesación frente a dicha empresa.

El verdadero propietario de un signo es aquel que lo usa incluso antes del registro de la marca

En palabras del propio Tribunal «conviene incidir que en el Derecho español la propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del derecho en el Registro sino que la adquieren los interesados por sí mismos, mediante el uso, o el hecho de la creación, la invención o el descubrimiento. De modo que el verdadero propietario del signo es el usuario extrarregistral, y no quien posteriormente acude a inscribir en el Registro, prevaleciendo el uso extrarregistral anterior sobre el mentado posterior concesionario registral».