Cómo nace el Riesgo de Confusión entre dos Marcas

El registro de una marca española en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o de una marca comunitaria en la OAMI, otorga al titular el derecho de uso en exclusiva.

El derecho de uso en exclusiva

Ese derecho de uso en exclusiva consiste en la posibilidad de impedir que terceros competidores con un mismo producto o servicio, puedan utilizar los signos o marcas que han sido registrados.

La Ley ha establecido una serie de mecanismos que sirven tanto para proteger a la marca registrada con anterioridad (prioritaria) de marcas que incurren en una identidad de signos, como para protegerlas de los signos similares de nuevas marcas que puedan acarrear un riesgo de confusión.

Conflicto entre marcas similares o idénticas

No cabe duda que en caso de que surja un conflicto entre dos marcas registradas, tendrá derecho prioritario la solicitada con anterioridad conforme a lo dispuesto en la Ley. Así, en los supuestos en los que concurre identidad entre signos, no será necesario hacer un estudio sobre el riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que la normativa prohíbe la convivencia del signo supuestamente infractor con la marca registrada, y por tanto el titular de la marca podrá exigir el cese de su uso.

No obstante, para los casos de mera similitud de signos y/o similitud de productos o servicios, será necesario analizar si se genera o no un riesgo de confusión entre los signos controvertidos. Así lo establece el art. 9.2 b) del Reglamento de Marca Comunitaria para las marcas comunitarias y el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas para las marcas españolas.

Antes de entrar a analizar el concepto del riesgo de confusión, debemos tener presente que el titular de una marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

¿Qué es el riesgo de confusión entre dos Marcas según los Tribunales?

Constituye riesgo de confusión, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1.998 en el asunto Canon, C-39/97 (ap. 29) matizó este concepto, ya que especificó que para despejar el riesgo de confusión no bastaba con la ausencia de riesgo de confusión sobre el lugar de producción de los productos o servicios considerados.

(Jurisprudencia sobre el concepto de riesgo de confusión: sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2.003 en el asunto Budmen T-129/01 (ap. 37), en la que se citan además otros precedentes como sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25).

Así, el hecho de utilizar un distintivo que pudiera inducir a error en los consumidores al pensar que el producto proviene de una determinada fábrica, constituiría riesgo de confusión, o incluso riesgo de asociación, por asociar el producto en cuestión a un productor determinado. Lo cierto es que el riesgo de asociación va implícito en el propio riesgo de confusión. Así lo proclama el art. 8.1 b) del Reglamento de Marca Comunitaria y lo recoge igualmente nuestra Ley de Marcas en su art. 6.1 b) al regular los motivos de denegación de marcas relativos.

Así lo estableció también la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer (ap. 17):

“Según los propios términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, apartados 18 y 19)”.

La normativa de marcas, como ya se ha adelantado, trata de prevenir el riesgo de confusión entre signos distintivos vedando el acceso al Registro de aquéllos que incurran en tal riesgo de confusión con respecto a otros distintivos prioritarios. Esas mismas normas que regulan la concesión de marcas, así como jurisprudencia, han de regir el análisis comparativo para determinar si se vulnera el derecho de exclusiva del titular de una marca.

¿Cómo se analiza la existencia de riesgo de confusión entre Marcas?

El riesgo de confusión es resultado de la confluencia de varios elementos sobre los cuales puede recaer identidad o semejanza de signos distintivos. Los principales parámetros que deberemos considerar a la hora de valorar el posible riesgo de confusión son los siguientes:

• Identidad o semejanza denominativa.

• Identidad o semejanza gráfica.

• Identidad o semejanza visual.

• Identidad o semejanza fonética.

• Identidad o semejanza conceptual.

• Identidad o semejanza de los productos o servicios a los que se aplica la marca en cuestión.

Según el Tribunal de Marcas de la Unión Europea

Así lo apuntaba la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Alcon Inc contra Biofarma SA y otros de fecha 26 de abril de 2007 (ap. 29):

 “Por ello, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 75, 76 y 80 de la referida sentencia (TJCE 2005, 281), que, dada la considerable similitud de los productos de que se trata, así como la similitud visual y fonética de los signos en conflicto, existía riesgo de confusión entre dichos signos en la medida en que el público podía creer que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente …”

Sin embargo, y a pesar de la conveniencia del estudio comparativo de los elementos anteriormente expuestos de manera individualizada, deberemos obtener una conclusión sobre el riesgo de confusión tras la consideración de todos ellos de manera global. Los tribunales exigen tener en cuenta todos los factores que intervienen en cada estudio comparativo.

Así lo ha repetido la jurisprudencia comunitaria:

• Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1.997 C-251/95, asunto Sabel (ap. 22):

“la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase registrado»], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”.

• Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer (ap. 18):

“Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, apartado 22)”.

• Sentencia del Tribunal de Justicia en el Caso Canon de 29 de septiembre de 1998 (ap. 16):

“En segundo lugar, debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.”

Según el Tribunal Supremo en España

El mismo criterio se adopta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

“La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes» ( STS 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las SSTS 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio).

Por otra parte, en orden a estimar que hay riesgo de confusión ha de atenderse al carácter distintivo de la marca anterior. Cuanto mayor carácter distintivo tenga la marca supuestamente infringida, mayor será el riesgo de confusión. Así lo decía la sentencia del Tribunal de Justicia en el Caso Canon Kabushiki Kaisha contra Goldwyn-Mayer Inc  de 29 de septiembre de 1998 (ap. 18):

“según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor …”

 Para casos más concretos: cuando dos marcas enfrentadas presenten similitud de signos o de productos o servicios destinados, establece la jurisprudencia que en la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: «así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa« ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon).

Concepto de consumidor medio

Para determinar la existencia real de riesgo de confusión, deberemos atender al criterio del “consumidor medio”. Habida cuenta la diversidad entre unos consumidores y otros, la jurisprudencia ha otorgado una definición de consumidor medio como aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Así pues, la comparativa de dos marcas o distintivos, deberá realizarse a ojos del consumidor medio. Aunque podrán considerarse las peculiaridades del consumidor medio dependiendo del tipo de producto o servicio de que se trate.

Conclusiones

• La infracción de marca por similitud requiere la valoración del riesgo de confusión, definido como el juicio de previsibilidad de que el consumidor pueda equivocar un producto con otro por la semejanza entre marcas.
• La valoración del riesgo de confusión requiere la comparación de elementos gráficos y fonéticos, considerados de manera global por el consumidor medio.
• El riesgo de confusión será mayor si la marca supuestamente infringida goza de gran valor distintivo, o se trata de una marca renombrada.

Autora: Camila Ortiz