Cuando solicitamos el registro de una marca, puede darse el caso de que una tercera persona u otra empresa se oponga al registro de nuestra marca. En ese momento, nos encontramos en una situación de oposición al registro de marca, la cual puede ser una situación complicada, ya que puede poner en riesgo la obtención de los derechos sobre nuestra marca. En esta página te explico cómo contestar con éxito a la oposición a una marca. Para más información, veremos qué dice la jurisprudencia y cómo utilizar la doctrina administrativa y resoluciones destacadas de las guías de la OEPM y la EUIPO, y te propongo un guión de alegaciones de defensa de la solicitud de marca.

Pasos a seguir para contestar con éxito a una oposición de registro de marca:

1. Analizar detenidamente los argumentos de la oposición y evaluar su fundamento legal.
2. Preparar una defensa sólida, argumentada y coherente, basada en la validez y el mérito de la solicitud de marca (con pruebas).
3. Utilizar la doctrina administrativa y las resoluciones destacadas de las guías de la OEPM para marcas en España, y de la EUIPO para marcas europeas, para apoyar la defensa.
4. Presentar la respuesta dentro del plazo establecido por la ley, de 1 mes para la OEPM, y de 2 meses para la EUIPO, con una redacción clara y concisa.
5. Contar con la asistencia de un abogado especializado en derecho de marcas, que pueda proporcionar una orientación legal y estratégica adecuada para el caso concreto.

¿Qué dice la jurisprudencia en derecho de marcas sobre la oposición al registro de una marca?

La jurisprudencia en derecho de marcas establece que, para que se presente una oposición al registro de una marca, es necesario que exista un riesgo de confusión entre la marca solicitada y una marca ya registrada o en proceso de registro. 

Además, la oposición debe presentarse dentro del plazo establecido por la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

En el caso de que se presente una oposición, es importante analizar las posibles causas de la misma y comprobar si tienen base legal suficiente. También es importante tener en cuenta que, aunque la oposición esté fundamentada en una causa legítima, es posible defenderse de ella si se cuenta con argumentos sólidos y se presentan correctamente ante la Oficina de Marcas correspondiente.

Importancia de la jurisprudencia y resoluciones de la OEPM y la EUIPO

La jurisprudencia y doctrina son el conjunto de criterios que ayudan a entender las resoluciones y enfoque de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para interpretar y aplicar la normativa en materia de marcas. Por tanto, es importante revisar las resoluciones de otros conflictos entre marcas para conocer cómo se han resuelto casos similares al nuestro en el pasado.

Propuesta de guión de alegaciones de defensa de la solicitud de marca

Para contestar con éxito a una oposición al registro de nuestra marca, es importante presentar una argumentación sólida y coherente. A continuación, te explico cómo podrías estructurar tus alegaciones de defensa de la solicitud de marca:

Observación: Es recomendable que si no has realizado nunca un escrito en un procedimiento administrativo o solicitud a un órgano público, que revises esta información con un abogado especializado en marcas.

• Encabezado del escrito con indicación de los datos del expediente, solicitante de la marca, marca/s oponente/s, y manifestando el interés en defender la solicitud de registro de la marca. 
• Análisis de las marcas y signos distintivos comparados: debes analizar técnicamente (denominativa, fonética, conceptual y gráficamente) la marca que se pretende registrar y la oposición presentada por el tercero. 
• Exposición de motivos que conforme a la Ley de Marcas fundamentan tu derecho al registro: En esta sección, se debe presentar de manera clara y concisa los hechos y argumentos que sustentan la solicitud de registro de la marca, incluyendo el uso previo de la marca por parte del solicitante, el grado de distintividad de la marca y la ausencia de riesgo de confusión con otras marcas registradas. 
• Análisis de la oposición: En esta sección, será de valor que analices los argumentos presentados por el tercero en su oposición. En ocasiones las oposiciones son planteadas por agencias y gestorías de marcas que trabajan con gran volumen de oposiciones y destinan un tiempo muy reducido a analizar los conflictos, por lo que abusan de modelos y escritos prototipados que llevan años sin revisar. Esto si la persona que hace el trabajo no es una persona en el puesto de administrativo y sin formación jurídica en derecho de marcas y propiedad industrial. 

  Recuerda refutar los elementos y argumentos que sean falsos o inexactos. También se deben exponer las debilidades de los argumentos del oponente, demostrando que no existe riesgo de confusión entre las marcas.

Jurisprudencia y doctrina aplicable: Es importante fundamentar las alegaciones en la jurisprudencia y doctrina aplicable en materia de marcas, tanto a nivel nacional como europeo, para demostrar la coherencia y solidez de los argumentos presentados. Aquí los abogados especializados solemos utilizar casos previos que ha resuelto la Oficina, jurisprudencia en conflictos similares y otros elementos resultado de nuestra investigación para facilitar el trabajo del examinador de la Oficina.

Por ejemplo, para defender que “dos marcas nominativamente similares pueden convivir pacíficamente sin que exista conflicto entre ellas”, uno de los argumentos que he utilizado en alguna ocasión es la interpretación jurisprudencial en el CASO “PICARO vs PICASSO”:

Ejemplo de ello es el Caso PICARO-PICASSO: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 22 de junio 2004 “desde el punto de vista conceptual, el signo denominativo PICASSO es particularmente conocido por el público relevante como el nombre del célebre pintor Pablo Picasso. Las personas hispanohablantes pueden entender que el signo denominativo PICARO designa, concretamente, un personaje de la literatura española… Así los signos no son similares en el plano conceptual. Semejantes diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata. Tal neutralización exige, que desde el punto de vista del público pertinente, al menos uno de los signos controvertidos tenga un significado claro y determinado, de forma que el público puede captarlo inmediatamente”.

• Conclusión y SOLICITO: En la conclusión, dependiendo de la extensión del escrito, es recomendable resumir los argumentos presentados y reforzar la posición del solicitante, demostrando que la solicitud de registro de la marca debe ser aprobada. Si por cuestiones económicas o personales decides hacer la defensa sin ayuda de un abogado, no te olvides terminar con un SOLICITO similar a este:

  SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito dentro del plazo y forma legalmente establecidos, se sirva admitirlo y, a la vista de las alegaciones formuladas, DESESTIME LA OPOSICIÓN y confirme la CONCESIÓN TOTAL DEL REGISTRO de la marca solicitada con núm. expediente (escribir número y denominación).

Responder a una oposición de registro de marca con fundamentos jurídicos

En conclusión, la mejor manera de responder a una oposición a una marca es con una defensa sólida y bien fundamentada. Es importante conocer las leyes y la jurisprudencia en derecho de marcas, así como las guías y resoluciones destacadas de las autoridades competentes en materia de marcas. A través de una respuesta clara y concisa, se puede demostrar la validez y el mérito de la solicitud de marca, así como la falta de fundamento de la oposición.

Recuerda que la respuesta a una oposición es una oportunidad para reforzar la posición de la marca y mostrar su valor en el mercado. Por lo tanto, es importante tomarse el tiempo necesario para elaborar una defensa sólida y convincente.

En cualquier caso, siempre es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado en derecho de marcas, que igual que he hecho en esta página con la información que has leído, te pueda proporcionar una orientación legal y estratégica adecuada para el caso concreto. Los abogados especializados en derecho de marcas podemos ayudarte a preparar la mejor respuesta a la oposición de registro de marca y defender tus intereses de la forma más efectiva posible.

A continuación te dejo unos vídeos que pueden ayudarte a trabajar tus ideas para la oposición, espero que te sean útiles:

Primero, saber si la marca oponente está registrada:

Segundo, valorar el conflicto y cuál puede ser el recorrido según nuestros pasos:

Tercero, si la marca oponente es internacional o renombrada, te interesa esto:

Por último, aprovecha todo lo que te explica la Ley de Marcas: