Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019, Outsource 2 India (C-528/18 P) [en inglés].
1. Hechos.
La Firma alemana Outsource Professional Services Ltd. (en adelante OUTSOURCE) solicitó el 25 de junio de 2007 el registro de la Marca de la Unión Europea en clases 35, 36 y 41. La marca fue registrada el 20 de mayo de 2008.
La empresa india FLATWORLD presentó una solicitud de nulidad en la EUIPO el 4 de marzo de 2013, alegando que la marca impugnada había sido solicitada de mala fe (actual artículo 59 1. b) RMUE), pues, previamente, se había mantenido entre ambos litigantes una negociación tendente a la explotación por la Firma alemana de un negocio de ayuda empresarial bajo la marca OUTSOURCE 2 INDIA.
La División de Anulación anuló la marca por resolución de 3 de febrero de 2015. Sin embargo, el recurso presentado por OUTSOURCE fue estimado de tal forma que la marca controvertida se mantuvo vigente. La Sala de Recursos señaló, principalmente, que el titular de la marca no pretendía perjudicar a la parte contraria para lo cual se basó- además de otras circunstancias- en que la denominación “outsource” tenía carácter descriptivo y, por tanto, era de libre utilización. La Sala de Recursos también concluyó que tal perjuicio no se producía, máxime cuando FLATWORLD había registrado el 25 de mayo de 2011 la siguiente Marca de la Unión Europea
Interpuesto recurso ante el Tribunal General, es estimado por sentencia de 31 de mayo de 2018 (T-340/16) por lo que la primitiva decisión de la División de Anulación quedó confirmada. El TG estimó que había mala fe desde el momento en que– por el mantenimiento de la relación precontractual entre ambas empresas- OUTSOURCE conocía o debía conocer que FLATWORLD ya usaba el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, indicó que al registrar la marca – una vez rotas las negociaciones- la intención de OUTSOURCE era explotar el potencial económico del signo OUTSOURCE 2 INDIA perjudicando a su titular. Completando sus argumentos, el TG manifestó que la valoración de tales circunstancias- y, en consecuencia, la actuación del solicitante- eran independientes del carácter descriptivo o no del término “outsource”. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal de Justicia lo desestimó.
2. Pronunciamientos.
Curiosamente, el TJ parte para la admisión del recurso de casación de la circunstancia de la desnaturalización de los hechos sobre los que basó su sentencia el TG. Sin embargo, confirma- en virtud de las circunstancias objetivas del caso- que ha quedado demostrada la mala fe del solicitante, al pedir la marca inmediatamente después de la ruptura de la negociación, sabiendo que su contraparte había utilizado el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania.
Además, el TJ señala la diferencia existente entre la causa de nulidad por mala fe y la causa de nulidad (también fundamento de oposición) basada en un derecho de uso anterior. En el primer caso no se juzga, para comprobar si concurre el requisito de la mala fe, si existe o no riesgo de confusión entre la marca impugnada y el signo usado, ya que éste no se considera un derecho anterior; por el contrario, lo que se debe determinar es si existe mala fe en la conducta del solicitante, con independencia del grado de parecido entre los signos, la similitud entre los productos o servicios o el carácter distintivo mayor o menor que pueda concurrir en los signos en disputa.
3. Comentario.
En el año 2019 el TJ ha tenido ocasión de enjuiciar el supuesto de la mala fe en dos ocasiones, como son el caso que concluye con la sentencia aquí comentada y otra inmediatamente anterior de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) (ver infra).
A la hora de analizar el supuesto de nulidad de una marca por haberse solicitado con mala fe debemos partir de la doctrina sustentada por el TJ en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C-529/07) que, con ocasión del planteamiento de una cuestión prejudicial interpretativa del artículo 51 1. b) RMUE (actual artículo 59), señaló los factores que deben tomarse en consideración a la hora de comprobar si, en el momento de presentarse la marca, el solicitante había actuado de mala fe. Estos factores serían los siguientes:
a) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber, que un tercero utiliza en, al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; no obstante, el TJ también señaló que esta circunstancia no basta por si sola para acreditar la mala fe;
b) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; también en este caso el TJ matiza que tal elemento subjetivo debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso como, por ejemplo, comprobar si la conducta del solicitante tiene, únicamente, como objetivo impedir la entrada de un tercero en el mercado. Pero incluso en este supuesto y, de acuerdo con la sentencia del TJ de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P), el hecho de que se solicite una marca conociendo que un tercero recién llegado al mercado usa el signo controvertido y con la presentación de la marca el solicitante pretende evitar tal utilización, esa circunstancia por si sola, “no excluye que el solicitante persiga un objetivo legítimo con el registro de dicho signo”.
c) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita; tal circunstancia, afirma el TJ, debe analizarse, por ejemplo, en función del uso del signo realizado por las partes involucradas o, en relación con la marca solicitada, la naturaleza del signo o su grado de notoriedad.
En la posterior sentencia de 27 de junio de 2013 (C-320/12)– dictada en el marco de una cuestión prejudicial relativa al artículo 4.4 g) de la Directiva de Marcas (en la actualidad artículo 4.2)- el TJ estableció otros interesantes principios que sirven para complementar los anteriormente señalados. Así, se declara que la mala fe constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en todo su territorio. Como consecuencia de este principio básico, el TJ también proclama que los Estados miembros no pueden añadir causas o supuestos que puedan llevar a una interpretación diferente de la mala fe en cualquier Estado de la Unión; por ello, el TJ culmina señalando que no se puede permitir que los Estados miembros establezcan un régimen de protección específica para las “marcas extranjeras”.
Respecto a este último punto el TJ reitera –sobre la base de que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso- que “la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe”.
Como hemos apreciado, una de las circunstancias para analizar si una marca se solicita de mala fe se basa en el conocimiento o presunción de conocimiento por el titular de la existencia de un signo anterior usado en la Unión Europea (o en el extranjero). La sentencia que ahora comentamos es importante porque viene a aclarar que la causa de nulidad por mala fe debe distinguirse de la prohibición relativa de registro (fundamento para una oposición y causa de nulidad relativa) basada en un derecho de uso anterior (artículo 8.4 RMUE). El TJ afirma que los presupuestos y criterios de aplicación son distintos en cada caso. Concretamente , la sentencia reitera que en el supuesto de la mala fe –y a diferencia del contemplado en el artículo 8.4 RMUE- no se pueden utilizar las premisas derivadas del riesgo de confusión (factores de confundibilidad); antes al contrario, el punto que debe valorarse va referido a la intención del solicitante a la hora de pedir la marca, lo cual lleva a que la comparación entre el signo registrado y el usado con anterioridad no puede hacerse bajo el criterio principal de la semejanza entre los signos o la comparación entre productos y/o servicios, que son los factores determinantes del riesgo de confusión.
Esta cuestión debe entroncarse con la sentencia del TJ de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) que estimó el recurso presentado por la Firma KOTON y anuló la marca STYLO&KOTON (gráfica). Nos remitimos al comentario (ver infra) recalcando en este momento lo siguiente. El TJ deja claramente sentado que la prohibición o causa de nulidad absoluta por mala fe puede aplicarse sin que se deba exigir que el uso previo lo sea de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares al que se pretende anular; y, tampoco será necesario acreditar la existencia entre los signos en conflicto de un riesgo de confusión por parte del público.
