Una de las materias más recurrentes en materia societaria es la relacionada con el derecho de patentes y marcas. En este sentido, son innumerables las reclamaciones y procedimientos judiciales que enfrentan a empresas por conflictos relacionados con los usos de sus respectivas marcas registradas.

Precisamente sobre ello, se ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió el pasado 3 de julio de 2020.

El caso elevado al Tribunal europeo tiene como origen una reclamación planteada por un despacho de abogados -MBK Rechtsanwälte-, frente a otro despacho de abogados -mk advokaten.

La controversia radica en que el primer despacho tenía (y tiene) registrada la marca “MBK Rechtsanwälte”, para servicios jurídicos, y el segundo, ejercía sus actividades bajo las denominaciones “mbk rechtsanwälte” y “mbk advokaten”.

El Tribunal regional civil y penal alemán que conoció del asunto, prohibió al despacho mk advokaten utilizar el término “mbk” en el tráfico económico relacionado con el sector de los  servicios jurídicos, bajo pena de multa.

Lo que ocurrió es que, cuando se introducía en el buscador de Google el término “mbk Rechtsanwälte”, uno de los portales a los que se accedía (de referenciación de empresas) contenía un anuncio del despacho jurídico mbk advokaten.

MBK Rechtsanwälte consideró que esa vinculación incumplía lo dispuesto por el Tribunal regional alemán y así lo estimó, también este Tribunal, que declaró que esos anuncios de Internet beneficiaban a mbk advokaten y le impuso una multa, la cual recurrió ante el Tribunal superior regional, que a su vez, fue quien planteó la cuestión prejudicial.

Lo que se plantea el Tribunal superior regional alemán es si incumple la Directiva de marcas la persona que, operando en el tráfico económico, encarga al operador de una página de referenciación, la publicación de un anuncio en el figure un signo idéntico o similar a una marca ajena.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina lo siguiente:

1. Que la persona que actúa de la manera descrita, está haciendo un “uso” de ese signo, a los efectos del artículo 5.1 de la Directiva de marcas.
2. Que, a pesar de lo anterior, a esa persona no puede imputársele los actos que puedan llevar a cabo otros agentes económicos (como las páginas de referenciación), pues actúan por cuenta propia y sin consentimiento del anunciante, y el “uso” a que se refiere la Directiva de marcas “implican un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso”

Ahora bien, esto no significa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dote de protección al titular del registro de la marca, sino que, relaciona la legitimación pasiva de la reclamación no frente al otro bufete (salvo que se probara su relación directa con el anunciante), sino frente a los operadores económicos; concluyendo que “una persona que opera en el tráfico económico y que ha encargado la publicación en un sitio de Internet de un anuncio que viola una marca ajena no hace uso del signo idéntico a dicha marca cuando operadores de otros sitios de Internet reproducen ese anuncio publicándolo en línea, por propia iniciativa y en su propio nombre, en esos otros sitios de Internet.“.