1. Hechos. -

La sociedad sueca Norrtelje Brenneri Aktiebolag registra en 2007 la marca “ROSLAGS PUNSCH” (mixta) para “bebidas alcohólicas” en clase 33:

Dicho registro se acompaña de una declaración de renuncia o disclaimer por el que se establece que «el registro no confiere un derecho exclusivo sobre el vocablo “RoslagsPunsch”. La inscripción de dicho disclaimer es exigido por la Oficina de Patentes y Registro sueca (en adelante PRV) como requisito necesario dado que el término “Roslags” remite a una región de Suecia y la palabra “Punsch” describe uno de los productos designados por dicho registro.

El 16 de diciembre de 2015, el Sr. Hansson solicita ante la PRV la marca nacional denominativa “ROSLAGSÖL” para “bebidas no alcohólicas y cervezas” en clase 32.

El 14 de julio de 2016, la PRV deniega la solicitud de marca “ROSLAGSÖL” por considerar que existe riesgo de confusión con la marca anterior ya que los signos designan productos idénticos o similares y comienzan con el término descriptivo “Roslags”, sin que la inclusión de otros vocablos o elementos figurativos sirvan para reducir la similitud entre ellos, dado que el vocablo “Roslags” en un elemento dominante de los signos.

El Sr. Hansson interpone un recurso contra la denegación ante el Tribunal de Primera Instancia, alegando la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos y el hecho de que el término “Roslagen” se utiliza de forma habitual en signos distintivos de empresas establecidas en la región a la que dicho término hace referencia. El recurso es estimado concediéndose la solicitud de marca “ROSLAGSÖL”.

La PRV interpone un recurso de apelación contra la resolución ante el Tribunal de Apelación sueco. Este órgano jurisdiccional señala que, mientras que las disposiciones de Derecho material relativas a la protección de las marcas han sido objeto de armonización plena en virtud de la Directiva 2008/95, las normas de procedimiento son, en principio, competencia de los Estados miembros.

En estas circunstancias, dicho órgano suspende el procedimiento y plantea tres cuestiones prejudiciales ante el TJ, pues tiene dudas sobre si una disposición nacional (que permite introducir un disclaimer en el momento del registro de una marca) puede considerarse una norma de procedimiento, cuando es realmente sustantiva, pues tiene por efecto modificar los criterios sobre la base de los cuales ha de efectuarse la apreciación de la impresión de conjunto que produce la marca con el fin de examinar si existe riesgo de confusión, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Directiva 2008/95.

Además, plantea si la referida norma nacional que tiene por efecto o bien (1) excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración o bien (2) atribuir a ese elemento de antemano y de manera permanente, una importancia limitada en el análisis de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión es contraria al artículo 4.1. b) de la Directiva 2008/95. En definitiva, pregunta al TJ si influye en la evaluación del riesgo de confusión, el hecho de que una marca anterior al registrarse haya sido objeto de una renuncia sobre alguno de sus elementos.

2. Pronunciamientos.

Las tres cuestiones prejudiciales se examinan de forma conjunta, resolviendo el TJ que la posible exclusión o atribución de una importancia limitada a un elemento descriptivo o no distintivo de una marca compuesta (mediante una declaración de renuncia) es incompatible con la legislación europea, dado que supondría una evaluación incorrecta del riesgo de confusión en el sentido del art.4.1. b) de la Directiva 2008/95.

La declaración de renuncia no puede influir en la apreciación global del riesgo de confusión, sino que debe evaluarse en relación con el signo en su conjunto y, por tanto, a la luz de todos sus elementos.

3. Comentario.

En esta sentencia, el TJ adopta una postura muy clara en relación con las declaraciones de renuncia, estableciendo que las “normas de procedimiento” nacionales que sean contrarias a las directrices de protección de la Directiva 2008/95 (como sucede con la legislación sueca, que permite excluir del registro los elementos que puedan generar incertidumbre sobre el alcance del derecho de exclusiva) no son admisibles desde la perspectiva de la normativa europea.

La sentencia confirma así la inadmisión de las declaraciones de renuncia o disclaimers que se prevén en el derecho nacional de algunos Estados Miembros (como Suecia, Irlanda, Letonia o Reino Unido) resolviendo que estas no pueden afectar a los objetivos y al espíritu de la normativa europea, debiendo garantizar las legislaciones nacionales las mismas condiciones de registro y la misma protección que las marcas de la UE.