El día que se denegó a Red Bull el registro de los colores azul y plateado como Marca de la Unión Europea.

A continuación comentamos el asunto C‑124/18 P, que a modo de resumen, pone fin a los recursos de Red Bull (Red Bull DmbH, con sede en Fuschl am See, Austria) ante la EUIPO, después ante el Tribunal General de la Unión Europea, y finalmente ante el Tribunal de Justicia (Sala Décima) de la Unión Europea.

Red Bull había presentado el 15 de enero de 2002 una solicitud de registro de la combinación de dos colores por sí solos, para el producto en la clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (bebidas energéticas), reproducida a continuación:

Pretendió justificar el carácter distintivo adquirido por el uso de esta marca. Asimismo aclaró que el uso de los colores era por proporción al 50% de cada uno (ninguno tiene más importancia u ocupa mayor espacio que el otro).

¿Quién solicitó la Nulidad de la Marca Comunitaria nº. 002534774 registrada el 25/07/2005?

Pese a que Red Bull había hecho los deberes y justificado su derecho a adquirir el registro por haber adquirido la marca de los colores un carácter distintivo adquirido por el uso y haber descrito el uso y representación de la marca en el mercado, es en este caso la mercantil Optimum Mark, que el 20 de septiembre de 2013, posterior a la publicación en el Boletín de Marcas Comunitarias nº. 10/2005, de 7 marzo de 2005, interpone solicitud de Nulidad de la marca registrada.

A partir de aquí se sucedería una resolución de la EUIPO por la que se indicaba incumplimiento de los requisitos de forma y, por lo tanto, instó a la recurrente a que precisara «las proporciones en que se [aplicarían] los dos colores (por ejemplo, en proporciones iguales) y la manera en que [aparecerían]».

Aquí se reiteraría el argumento de Red Bull de que «los dos colores se aplicarán en igual proporción y yuxtapuestos».

Puede resumirse que la discusión se centró en la representación y uso de los colores, y que la empresa que pidió la nulidad tenía claro su argumento: el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y, debido a que el término «yuxtapuestos» podía tener varios significados, la descripción de la marca no indicaba el tipo de disposición con el que los dos colores aparecerían en los productos y, por lo tanto, no era completa, clara y precisa por sí misma.

Qué sucedió en la EUIPO?

Vistas las posturas de las dos empresas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, decidió que el hecho de que ambas podían admitir numerosas combinaciones diferentes, que no permitían al consumidor captar y memorizar una combinación particular que pudiera utilizar para reiterar con certeza la experiencia de compra. (Razón que le daban a la solicitante de nulidad y perjudicaba los intereses de Red Bull).

Red Bull recurrió y la misma administración desestimó nuevamente sus argumentos. Los motivos para desestimar los argumentos de Red Bull eran que:

“En esencia, que la representación gráfica de las marcas controvertidas, apreciada conjuntamente con la descripción que las acompañaba, no cumplía los requisitos de precisión y permanencia señalados en la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), según la cual las marcas que consisten en una combinación de colores deben ser objeto de disposición sistemática asociando los colores de manera previamente determinada y permanente. Según la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, las marcas litigiosas autorizaban la disposición de dos colores mediante numerosas combinaciones diferentes, produciendo una impresión de conjunto muy distinta.”

Procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea

Frente al recurso solicitando la anulación de las dos resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), se desestimaría el recurso una vez más.

Aquí seguramente Red Bull encontrara argumentos suficientes para defender sus derechos, no obstante, no era el momento procesal oportuno y el Tribunal General no podía pronunciarse o examinar argumentos nuevos que no hubieran sido defendidos en los recursos anteriores. (Este es el fin de las segundas instancias: revisar las resoluciones recurridas y los fundamentos en que se basaron para su decisión).

Red Bull invocaba dos motivos para defender el registro:

• La infracción del artículo 4 y artículo 7, apartado 1, letra a) del Reglamento 2007/2009, suponiendo la infracción de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato; y el segundo,
• La infracción de protección de la confianza legítima.

Lamentablemente no hubo suerte y el recurso fue desestimado.

El Tribunal General, al aprobar las conclusiones de la Sala de Recurso, señaló que la mera indicación de la proporción de los dos colores azul y plateado permitía disponerlos mediante múltiples combinaciones distintas y que, por lo tanto, no había una disposición sistemática que los asociase de manera predeterminada y permanente. Asimismo, concluyó que la representación gráfica aportada en el caso de autos, acompañada de una descripción que indicaba únicamente la proporción de los dos colores, no podía considerarse lo suficientemente precisa, y que la marca impugnada había sido registrada infringiendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

Por cuanto se refiere a la primera solicitud de registro, el Tribunal General señaló que la presencia del término «aproximadamente» en la descripción no hace sino reforzar el carácter impreciso de la representación gráfica, que permite distintas disposiciones de los dos colores en cuestión.

El Tribunal General observó que la insuficiente precisión de las dos representaciones gráficas, acompañadas de su descripción, se confirma por el hecho de que la recurrente aportó a sus solicitudes de registro —que presentó basándose en el carácter distintivo adquirido por el uso de las marcas controvertidas— pruebas que las reproducen de maneras muy diferentes respecto a la yuxtaposición vertical de los dos colores que figura en la representación gráfica incluida en dichas solicitudes.

Mediante su apreciación factual de que no existía una disposición sistemática que asociara los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.

Conclusiones del Tribunal General

El Tribunal General podía concluir que en la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, el registro de una marca que permite varias reproducciones distintas, que no están predeterminadas ni son permanentes, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y con lo declarado en la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384).

También resulta interesante la aclaración hecha sobre que, Exigir de una marca que consiste en una combinación de colores que presente una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente no puede en modo alguno transformar ese tipo de marca en marca figurativa, toda vez que dicha exigencia no implica que los colores estén delimitados por contornos.

Qué sucedió en instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Finalmente, visto que no quedaba más remedio que intentar la última instancia, se presentó recurso de casación solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum mark (Combinación de los colores azul y plateado) (T-101/15 y T-102/15).

Los motivos del recurso de casación eran los siguientes:

1. la infracción de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, en relación con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
2. la infracción del principio de confianza legítima.
3. la infracción del principio de proporcionalidad.
4. la infracción de lo dispuesto en los artículos 134, apartado 1, y 135 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General

Las conclusiones y decisión del Tribunal de Justicia fueron en la siguiente línea (desestimando el recurso)

Necesidad de representación gráfica del signo

En virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con los Reglamentos nºs. 40/94 y 207/2009, un signo no puede registrarse como marca a menos que sea objeto, por parte del solicitante, de una representación gráfica, de conformidad con el requisito establecido en el artículo 4 de estos Reglamentos, en el sentido de que el objeto y el alcance de la protección solicitada se hayan determinado de manera clara y precisa (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, Hartwall, C‑578/17, EU:C:2019:261, apartado 38 y jurisprudencia citada).

Necesidad de que la descripción verbal del signo sea coherente con la representación gráfica de la marca

Cuando la solicitud va acompañada de una descripción verbal del signo, esta descripción debe contribuir a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas, y tal descripción no puede contradecir la representación gráfica de la marca, ni dar lugar a dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, Hartwall, C‑578/17, EU:C:2019:261, apartados 39 y 40).

Necesidad de disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente

En el apartado 33 de la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), el Tribunal de Justicia declaró que una representación gráfica de dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente, y señaló, en el apartado 34 de la misma sentencia, que la mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores «en todas las formas imaginables» no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 4 del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009).

En efecto, como explicó el Tribunal de Justicia, tales presentaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, la experiencia de compra, así como tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca.

Imposibilidad de añadir datos nuevos que no hayan sido objeto de apreciación por el Tribunal General

Sobre la admisibilidad: En el apartado 85 del escrito de demanda presentado ante el Tribunal General, la recurrente (Red Bull) había formulado unas alegaciones basadas, en lo esencial, en la jurisprudencia que se desprende de la sentencia de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122). En estas circunstancias, no puede entenderse que la recurrente se haya valido de un dato nuevo no sometido a la apreciación del Tribunal General.

No existieron esperanzas fundadas generadas por la Administración

Sobre el fondo: de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho a invocar el principio de confianza legítima se extiende a todo justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución de la Unión le hizo concebir esperanzas fundadas. Nadie puede invocar una violación de dicho principio a falta de garantías concretas, incondicionales y concordantes que procedan de las autoridades competentes de la Unión (sentencias de 22 de septiembre de 2011, Bell & Ross/OAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, apartado 56 y jurisprudencia citada, y de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 77).

En realidad, Red Bull no había mencionado ningún acto concreto dictado por la EUIPO que pudiera darle garantías precisas, incondicionales y concordantes de que las marcas controvertidas no podían ser anuladas.

El hecho de que el examinador de la EUIPO solicitara precisiones adicionales acerca de las marcas controvertidas no puede entenderse como una garantía precisa e incondicional proporcionada por la EUIPO a la recurrente sobre el carácter suficientemente preciso de las representaciones gráficas de dichas marcas. Por el contrario, la conducta del examinador más bien daba a entender que, en opinión de la EUIPO, esos signos carecían de la suficiente precisión para poder cumplir lo exigido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

El registro que no cumple requisitos no impide que se declare su nulidad

El hecho de que las marcas controvertidas fueran registradas por la EUIPO en un primer momento no podía vincular a la EUIPO respecto al futuro, ya que, según ha indicado esencialmente el Tribunal General, el registro de una marca no puede impedir que esta sea declarada nula si su registro se llevó a cabo infringiendo alguno de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 de este Reglamento. El efecto de una interpretación en sentido contrario sería privar de toda eficacia a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009.

La EUIPO no había confirmado que se cumplieran requisitos de registro respecto a las descripciones de la marca

El Tribunal General no había errado en la aplicación del Derecho al concluir que la EUIPO no había dado a la recurrente garantías precisas, incondicionales y concordantes de que las descripciones proporcionadas por esta cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009.

El Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 142 de la sentencia recurrida, que el hecho de que un órgano jurisdiccional de la Unión se pronuncie sobre el carácter distintivo de una marca, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no implica necesariamente que esta se considere ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento. En efecto, el examen del carácter distintivo por parte de la EUIPO o de un órgano jurisdiccional de la Unión no implica que ya se haya cumplido el requisito de claridad y precisión de la marca.

Necesidad de plantear los mismos motivos en ambas instancias de recurso

Según reiterada jurisprudencia, un motivo que se invoca por primera vez en la fase de casación ante este Tribunal debe ser declarado inadmisible. En efecto, permitir que una de las partes alegue por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General.

Por lo tanto, en el recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, en principio, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal General de los motivos que se debatieron ante él (auto de 13 de noviembre de 2018, Toontrack Music/EUIPO, C‑48/18 P, no publicado, EU:C:2018:895, apartado 42 y jurisprudencia citada).

Condena en costas a la parte que ve desestimadas sus pretensiones

A tenor del párrafo segundo del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «la imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación». Cuando se han desestimado todos los otros motivos de casación, las pretensiones respecto a la supuesta ilegalidad de la decisión del Tribunal General sobre las costas deben ser desestimadas por inadmisibles, con arreglo a dicho precepto (véase, en este sentido, el auto de 15 de octubre de 2012, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, C‑554/11 P, no publicado, EU:C:2012:629, apartados 38 y 39).

Conforme con este punto noveno de este artículo del Blog, al desestimarse las pretensiones de Red Bull, es a esta a quién le toca pagar las cosas de los procedimientos (un golpe económico que no puede pasar desapercibido, además del triste final de “no poder conservar el registro de su marca de dos colores”).

CONCLUSIONES

Como queda visto, en muchas ocasiones sí podemos conseguir registros de Marcas ya sean Comunitarias o Nacionales pese a que no cumplan los requisitos iniciales para su registro, siempre que luego seamos capaces de demostrar un carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en el mercado.

De hecho, esta conclusión la solemos informar y en algunos casos, aconsejar, siempre que el cliente nos permite comprobar que está teniendo un constante uso de su marca y con este ha conseguido o se prevé que se consiga una presencia visible, real y demostrable de que el público identifique su marca.

Lamentablemente en el caso de Red Bull, no todo fue tan fácil y aunque nos quedamos con la duda de qué hubiera podido decidir finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si hubiera podido valorar el 100% de los argumentos finales defendidos por Red Bull.

Hay una conclusión bien clara, y es que debemos defender contundentemente los derechos del titular al registro de una marca desde el primer momento, primer escrito de alegaciones y recursos. Si no lo hacemos desde un principio no tendremos la oportunidad de que profesionales expertos en la materia y propiedad industrial puedan conocer los elementos de difícil defensa y fácil carga probatoria que tiene el cliente, lo cual siempre limita y ata de manos al equipo de abogados que defienda los intereses de su Marca.