HBO se ha convertido en una de las plataformas referentes de televisión donde se producen y emiten series de éxito como Juego de Tronos u otras como Sillicon Valley cuyo argumento va a servir de excusa para tratar el tema de la marca y nombre comercial.

La serie versa sobre cómo un programador llamado Richard Hendriks desarrolla un software junto a un equipo de amigos programadores, desarrolladores y demás llamado El Flautista (“Pied Piper”) que permite comprimir archivos de forma innovadora y aportando un valor nuevo en cuanto a capacidad y calidad de los archivos comprimidos. A partir de ahí, Richard y sus compañeros empiezan una lucha diaria para poder lanzar al mercado su software con todos los obstáculos habidos y por haber: búsqueda de financiación, propiedad intelectual, competencia, creación de sociedad…es decir todos aquellos hitos por los que ha de pasar un creador de una start up. EL primer problema con el que se encuentra “El flautista” es: su nombre comercial y marca.

En la serie, los emprendedores, se tropiezan con el primer obstáculo de su andadura: un “hombre de campo” también tenía “El flautista” como nombre comercial para su empresa de aspersores; la tenía antes. A partir de aquí se inicia una serie de contactos con aquél para que le ceda el nombre.

Lo primero que tenemos que hace es diferenciar entre marca y nombre comercial. [1]

MARCA

NOMBRE COMERCIAL

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2. Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. 2. En particular, podrán constituir nombres comerciales: a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. b) Las denominaciones de fantasía. c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. d) Los anagramas y logotipos. e) Las imágenes, figuras y dibujos. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

 

Ahora intentaré no ponerme tan rimbombante, seguro que, después de este ejemplo, lo tenemos claro

Apple es el nombre comercial y los distintos productos que ha lanzado al mercado como los iPod, iPhone, iPad serán las marcas.

Pese a que parece que el nombre comercial es más importante que la marca puesto que hace referencia al nombre de la empresa o de la sociedad en el mercado (que es la que produce bienes o servicios susceptibles de marca) la Ley deja en un segundo plano al nombre comercial, no sólo relegándolo al final de ésta, sino que, además, para muchos de los elementos importantes como las prohibiciones de registro, las remite a lo establecido para la marca. Pero, además, de los 91 artículos que tiene la Ley tan solo 5 artículos los dedica al nombre comercial.

Por lo tanto, cuando en la serie se pretende que Richard proteja su marca frente al vendedor de aspersores, realmente se pueden estar refiriendo a su nombre comercial.

Realmente sólo coincidía el nombre, pero no tanto el logotipo ni el diseño y parecía que el hombre dedicado a vender aspersores, no tenía registrado el nombre comercial, pero eso no impedía que pudiera verse infringidos sus derechos … ¿o sí que lo impedía?

Realmente la coincidencia de un nombre comercial con otro preexistente (también ocurre con la marca) suele ser crítica. Se puede producir una confusión.

 

La confusión de marca suele influir sobre todo en el consumidor y, por eso, también afecta a los Empresarios.

Normalmente este tipo de conflictos se previenen registrando el nombre comercial de forma previa, tras esto se piensa que, tanto en las marcas como en los nombres comerciales, estamos protegidos ante cualquier tipo de injerencia como que otro saque un producto (en el caso de marca) cuyo nombre sea igual o muy parecido al nuestro, pero no siempre sucede esto ¿qué podemos hacer ante esa situación? ¿podemos tener un nombre comercial parecido o igual a otro? Hay que apuntar que, si el nombre comercial es para actividades distintas, podría defenderse la convivencia de dos marcas o nombres comerciales iguales o similares, pero cuando éstos puedan asemejarse con nombres comerciales o marcas notorias o renombradas que estén registradas de forma previa, no se podrá hacer nada. Tocará cambiar el nuestro. Así lo entiende el artículo 8 de la de Ley de Marcas que dice:

No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores

La distinción entre notorios y reconocidas la encontramos en el mismo artículo 8 que dice que se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

¿Le pasa esto a los chicos de Sillicon Valley? Yo diría que no, parece que “el flautista” de los aspersores no se trata de un nombre comercial ni notorio ni de reconocido prestigio. 

Pero entonces ¿necesito registrar mi nombre comercial y, mi marca para tener defensa ante infracciones de terceros? Pues no, no es necesario, lo único que ya no estaríamos ante la seguridad que da tener registrada la marca o el nombre comercial y por lo tanto, la seguridad de poder acceder a las medidas de defensa que establece la Ley de Marcas, podríamos acudir a la Ley de Competencia Desleal e intentar demostrar que existe un aprovechamiento de la reputación ajena.

Por suerte, los programadores de “El Flautista” consiguen llegar a un acuerdo con el señor de los aspersores, que no deja de ser siempre mejor que un buen pleito.