A veces las marcas no pueden registrarse por tener signos que no pueden distinguir los productos o servicios, no determinar el objeto claro y preciso de lo que se protege, carecer de carácter distintivo y otros motivos más

Para entender las prohibiciones de registro de marca tenemos que irnos a los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En ellos encontramos limitaciones como la que encabeza este texto, o como refiere en sus 14 letras, puede prohibirse el registro de una entrada por ser exclusivamente signos o indicaciones que designan la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época… Por ejemplo “perro”, “mar azul”, “calor”… No identifican nada por lo tanto no puede permitirse que se quite del mercado este tipo de palabras, lo cual implicaría que un competidor o cualquier otra marca del sector no podría usar estas palabras genéricas o necesarias para describir sus productos o promocionar un servicio.

También encontramos prohibiciones por ser signos contrarios al orden público o las buenas costumbres, es decir, que no podemos registrar palabrotas o cosas que lesionen la moral de quien escucha. Peeeero, podríamos decir que el orden público y buenas costumbres van cambiando… ejemplo de ello es la marca “cara culo” (M 2972366), registrada en 2011 (y pongo esta porque es una al azar que he buscado para poner el ejemplo, y que es graciosa cuanto menos). Mientras en otro momento temporal no hubiera podido registrarse o ser aceptada como marca, ahí está! Quién no nos dice que seguirá evolucionando la percepción de las buenas costumbres y veremos cosas mucho más raras y mal sonantes en el futuro. 

Debes pelear por tu marca, siempre! Por qué hay muchos elementos que pueden reforzar el carácter distintivo de tu marca, permitiendo evadir las prohibiciones absolutas

Pienso que hay que ser inconformistas, registrar la marca que venimos usando, y si no nos queda otra pues registramos la que tengamos aunque sea básica, para eso tenemos la posibilidad de defender y motivar lo que a nuestro derecho convenga para que se proceda al registro. De hecho, a día de hoy lo que cada vez veremos menos son marcas que se registren del tirón, a la primera, sin oposiciones o defectos de oficio por la misma Oficina. Esto es así porque cada vez hay más marcas en el mercado, más intereses de particulares en juego y que defender, y por supuesto, más competidores concienciados de la estrategia que supone limitar los derechos o su crecimiento a los demás.

Conclusión: Pelea el dominio de mercado de tu marca, y hazlo bien!

Cómo demostrar la distintividad de una marca

Muchos son los elementos que pueden probar el carácter distintivo de nuestra marca, ojo, sin caer en errores como los Sres. de McDonald’s, que luego perdemos una marca que hasta un niño pequeño reconoce desde muy temprana edad (ejemplos de reputación de marca y notoriedad en un público casi global).

Pero ahí lo tenemos, no acreditar o probar debidamente el uso de la marca la puede poner en situación de caducidad (la caducidad sucede a los 5 años de no usar una marca en el mercado) y que por lo tanto, nos tira por tierra el trabajo hasta ahora hecho…

En mi ejercicio profesional lo tengo claro cuando se trata de discutir el carácter distintivo de una marca enfrentada a otra anterior en el mercado.

Desde detallar y desgranar de forma gráfica y comparativa los signos de cada marca (gráfico, denominativo, conceptual, fonético, etc. – dependiendo la marca que sea siempre pueden aparecer nuevos criterios que a la lógica sean distintivo –). También encontraremos elementos objetivos del mercado que puedan acreditar cierta distintividad: la ubicación geográfica y público objetivo de la marca, publicidad que hacemos y nos diferencia de competidores, emociones o conexión creada con el consumidor medio…

Todos los criterios anteriores, bajo mi punto de vista profesional, pueden tener importancia al a hora de contextualizar las marcas opuestas y su uso en el mercado.

Otra recomendación que digo mucho: No te calientes con las ciudades españolas, Comunidades Autónomas o parecidos, a veces queremos poner “Madrid” a nuestra marca y aunque se llene de significado y distinción de cara a un público extranjero, en España no nos permitirán su registro. Aunque consigamos el registro, nos habremos complicado desmesuradamente la vida para cuando queramos posicionar orgánicamente nuestra marca en el inmenso océano de Internet.

No uses imágenes con derechos de autor, puede salir muy caro!

Lo mismo digo, no pensemos que por hacer un logo rápido, cogido de Google imágenes o elaborado en cuestión de minutos con imágenes de aquí y allá vamos a obtener un gran resultado… En ocasiones nos hemos complicado la vida y lo que a priori es o parece barato, nos puede costar un buen dolor de muelas.

He trabajado en casos en los que una cara, animal, elemento de un logo había sido sacado de un dibujo protegido por derechos de autor y que a los años de haberse registrado y estar siendo conocida dicha marca, apareciera el autor reclamando su indemnización, con bocetos y archivos digitales que bien prueban que ese dibujo fue expuesto con anterioridad a la existencia del logo… Y toca pasar por caja (hablando de indemnizaciones o de honorarios de abogados).

Internet facilita mucho la vigilancia de derechos de propiedad intelectual y usos indebidos en Marcas

Ojo, porque sobre todo empresas y profesionales de otros continentes se están poniendo las pilas con estos temas. Ni hablar de los diseñadores gráficos estadounidenses, a estos no les tiembla el pulso a la hora de contratar un abogado en el país del infractor para reclamar. Por lo tanto, trabajar con profesionales y no escatimar en la creación de una imagen corporativa será siempre una de las mejores “primeras” decisiones del negocio.