Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2019, Actimax Bio (ECLI:ES:TS:2019:2244).
1. Hechos.
La compañía Danstar Ferment, A.B. (“Danstar”), es titular de una patente europea que tiene por objeto un procedimiento de rehidratación de levaduras secas (deshidratadas) activas, que constituye una fase previa a la producción del vino. Durante la tramitación de la patente ante la EPO, Danstar modificó algunas de sus reivindicaciones. En particular, Danstar modificó la reivindicación referida a las composiciones que comprendían inicialmente un porcentaje del 98% en peso de levaduras inactivas para situar dicho porcentaje en aproximadamente el 99,3%. La compañía Productos Agrovin, S.A. (“Agrovin”), comercializa un producto con la marca ACTIMAX BIO destinado a la rehidratación de levaduras secas activas. Danstar interpuso demanda contra Agrovin por infracción de su patente y Agrovin se opuso a la demanda y formuló reconvención en la que solicitó la nulidad de la patente por entender que la misma no cumplía con los requisitos de novedad y actividad inventiva.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención y consideró que el producto ACTIMAX BIO comercializado por la demandada reunía las características esenciales de la composición seca objeto de la reivindicación de la patente de Danstar. El recurso de apelación interpuesto por Agrovin fue desestimado por la AP y contra esta última sentencia Agrovin interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
2. Pronunciamientos.
El TS desestima los ocho motivos del recurso extraordinario por infracción procesal de Agrovin y desestima igualmente los motivos del recurso de casación relativos a la supuesta infracción de los arts. 54 y 56 del CPE que enlazan con la desestimación por la AP de la acción reivindicatoria contra la patente de la actora. Sin embargo, el TS acoge los motivos de casación relativos a la vulneración del art. 60 de la Ley de Patentes 11/1986 y art. 69 CPE por entender que la sentencia de apelación recurrida habría prescindido del historial de tramitación de la patente para determinar su ámbito de protección. Asimismo, el TS considera vulnerado el art. 50 de la Ley de Patentes por considerar que la sentencia recurrida aplica de manera incorrecta el interés jurídico para determinar la infracción de la patente prescindiendo de la regla de la simultaneidad de todos los elementos. El TS argumenta que, si bien es cierto que en la solicitud inicial de la patente se reivindicaba una composición seca destinada a la rehidratación de levaduras secas activas que comprendía un porcentaje del 98% en peso de levaduras inactivas, durante la tramitación de la patente, Danstar limitó el ámbito de protección de su patente para situar el anterior porcentaje en aproximadamente el 99,3%. Por tanto, el producto de Agrovin, al tener una composición del 98% de levaduras inactivas y no del 99,3%, no pudo infringir la reivindicación de la patente referida a la composición seca de levaduras inactivas puesto que para ello tendría que haberse acreditado la coincidencia de elemento por elemento que, en lo que respecta al porcentaje, falta.
Asimismo, el TS confirma que para apreciar la infracción no es necesario que la realización cuestionada sea patentable o aporte alguna ventaja adicional. La falta de innovación es o sería una cuestión irrelevante a estos efectos.
3. Comentario.
La sentencia del TS es impecable y nos recuerda la importancia que tiene el historial de solicitud y concesión de la patente para determinar su ámbito de protección. El TS señala que todas las renuncias y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes, así como cualquier otro acto propio del solicitante pueden alegarse y deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.
