- Dos marcas con signo denominativo idéntico pueden convivir en el mismo mercado nacional (España)
La Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo (España), Sección 3ª, en 12 de julio de 2010, vino a aclarar que aunque muchas veces se tiende a decir que por el simple hecho de que dos marcas que comparten una palabra idéntica en la denominación de la marca, no necesariamente deben crear el famoso riesgo de confusión entre consumidores.
El ejemplo que hoy vengo a comentar es el de las dos marcas nacionales enfrentadas: “BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC” y la marca “BIC”, ambas marcas con la misma palabra (muy característica) en el signo denominativo, pero que según el Tribunal Supremo “no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para no producir riesgo de confusión entre los consumidores, recordando que la confrontación de las marca en conflicto, al efecto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica o fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, razón por la que no se puede aplicar al presente caso la doctrina sobre la notoriedad o renombre de la marca cuya concesión se impugna, lo cual solo sería posible si la misma solo estuviese compuesta por el término “Bic”.
Que no pase por alto que el estudio de las dos marcas enfrentadas debe realizarse “teniendo en cuenta los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica o fonética, lo que viene a ser que la marca y sus signos distintivos deben tener en cuenta en conjunto, es decir (y centrándome en el ejemplo) no basta con cogerse a la palabra “BIC” para decir que se crea riesgo de confusión, sino que el riesgo de confusión viene cuando el consumidor medio, con un mínimo de conocimiento del mercado en el que se promociona y ofrece la marca, podría llegar a confundirse entre ambas (a muy grandes rasgos, para no caer en tediosas explicaciones teóricas).
Para que se prohíba el registro de una marca deben concurrir las siguientes circunstancias:
a) Que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado,
b) Que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En el caso de que uno de los dos puntos anteriores no se cumpla, se permite que la marca solicitada sea registrada. Esto quiere decir, en primer lugar, que aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Ello puede ser estudiado con mayor detalle en la Sentencia de 5 de octubre de 2004 (Tribunal Supremo).
Ojo, por que no es lo mismo hablar de dos marcas nacionales enfrentadas, que hablar de que la marca oponente es marca notoria o con renombre
En el caso de las marcas renombradas, aunque no se cumplan los dos elementos-requisitos anteriores, por el hecho de gozar de renombre como marca se le otorga un grado de protección especial frente a marcas emergentes y sí se prohibiría el registro de la marca solicitada.
El juzgador de instancia es quién tiene que valorar el grado de semejanza entre los diferentes signos distintivos
“Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apr
eciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.”
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto.
En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01 , entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado. » .
Conclusiones sobre la pacífica convivencia de dos marca similares
Como sucede con multitud de marcas nacionales e internacionales, las marcas internacionales y nacionales confrontadas, pueden convivir, en algunos casos, debido a la existencia de disimilitud denominativa y aplicativa, que excluye que se genere riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores, que determina que sea inaplicable, en este supuesto, la protección jurídica reforzada de la marca notoria o renombrada.
