Si estás pensando en registrar una marca en España, es importante que conozcas los posibles problemas que puedan surgir durante el proceso como es la oposición en registro de marcas. 

Una de las preocupaciones más comunes de los solicitantes de registro de marcas es la oposición de otra marca anterior al registro. En esta página explico en qué consiste la oposición en registro de marcas en España, cuáles son los motivos que pueden dar lugar a una oposición y cuáles son los pasos que debes seguir para defenderte de este problema.

¿Qué es una oposición en registro de marcas en España?

La oposición en registro de marcas es un procedimiento que permite a un titular de una marca registrada o a cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, oponerse al registro de una solicitud de marca que se considere similar o idéntica a su marca ya registrada.

En España, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas establece los procedimientos y plazos para la oposición en el registro de marcas. Una vez presentada la solicitud de registro de marca, el titular de una marca registrada o cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, tiene un plazo de dos meses para presentar una oposición.

 

¿Qué es una oposición en registro de marcas en la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual EUIPO?

Una oposición en el registro de marcas en la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) es similar a una oposición en el registro de marcas en España. La EUIPO es la oficina responsable del registro de marcas y diseños comunitarios. Cuando una solicitud de registro de marca comunitaria se presenta a la EUIPO, cualquier persona o entidad que tenga una marca anteriormente registrada o una solicitud de registro pendiente en la UE puede oponerse al registro de la nueva marca en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud.

La oposición se presentará por escrito y deberá contener los motivos por los cuales se solicita la denegación del registro. La EUIPO examinará la oposición y la respuesta del solicitante de registro de la marca (muy importante que valores defender tus derechos a que se permita y confirme el registro), y la EUIPO tomará una decisión sobre si la marca debe ser registrada o no. 

Al igual que en España, si la oposición tiene éxito, la solicitud de registro de la marca no se concederá y el solicitante no podrá utilizar esa marca en la Unión Europea.

Si te ves afectado negativamente por la decisión de la Oficina (EUIPO o la OEPM en España) tienes la posibilidad de recurrir la decisión y defender una instancia más tus derechos.

¿Qué motivos pueden dar lugar a una oposición en el registro de marcas?

Existen varios motivos que pueden dar lugar a una oposición en el registro de marcas. Entre ellos se encuentran:

1. Similitud entre la marca solicitada y la marca ya registrada o en trámite de registro: Si la marca solicitada es similar o idéntica a una marca ya registrada o en trámite de registro, el titular de la marca registrada o cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, puede oponerse al registro de la solicitud. 
2. Riesgo de confusión entre las marcas: Si la marca solicitada es similar o idéntica a una marca ya registrada o en trámite de registro y existe un riesgo de confusión entre las marcas, el titular de la marca registrada o cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, puede oponerse al registro de la solicitud. 
3. Uso previo de la marca: Si el titular de la marca registrada o cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, ha estado utilizando efectivamente la marca antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, puede oponerse al registro de la solicitud. 
4. Falta de distinción de la marca solicitada: Si la marca solicitada no tiene la suficiente capacidad distintiva (carácter distintivo) para distinguirse de otras marcas ya registradas, el titular de la marca registrada o cualquier otra persona que tenga derecho a utilizar la marca, puede oponerse al registro de la solicitud.

¿Cuáles son los pasos a seguir para defenderse de una oposición en el registro de marcas?

Los pasos a seguir para defenderse de una oposición en el registro de marcas son los siguientes:

1. Analizar la oposición: Lo primero que debe hacer el solicitante es analizar detenidamente los motivos de la oposición y determinar si tiene o no fundamento. Si la oposición es infundada, el solicitante puede presentar argumentos y pruebas para refutar los argumentos de la parte opuesta. 
2. Presentar alegaciones en respuesta a la oposición: Si la oposición es fundada, el solicitante debe presentar una respuesta a la oposición. En esta respuesta, el solicitante debe argumentar por qué su marca es diferente o distinta de la marca o marcas existentes y cómo no se producirá confusión en el mercado. La respuesta debe incluir pruebas y evidencia para apoyar estos argumentos. 
3. Negociar una solución: Si las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo, pueden negociar una solución que beneficie a ambas partes. Esto podría incluir un acuerdo para limitar el uso de la marca a ciertos servicios y productos identificados en la solicitud de registro, o para distinguir la marca de otra manera. 
4. Si no se llega a un acuerdo: Si no se llega a un acuerdo, defender con todos los argumentos y pruebas en tu favor, para que la Oficina pueda valorar y resolver correctamente. En este caso te recomiendo seriamente el asesoramiento y trabajo de abogados como yo, especializados en Derecho de marcas y propiedad industrial.   
5. Recurrir en Alzada o Apelar la decisión: Si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión del la Oficina (OEPM en España, EUIPO para Marcas comunitarias o europeas), puedes recurrir ante la Dirección de la OEPM o apelar la decisión ante la EUIPO.

¿Quién puede presentar un escrito de recurso?

Únicamente las partes afectadas negativamente por una resolución de la OEPM o la EUIPO podrán presentar un recurso.

¿Quién es el recurrente?

El recurrente es la persona física o jurídica identificada como titular de un determinado derecho de Propiedad intelectual o industrial (por ejemplo, marca anterior). 

En cualquier caso, es importante contar con el asesoramiento y la representación de un abogado especializado en derecho de marcas para defender tus intereses y asegurar la protección de tu marca.