Qué es una Marca Renombrada (concepto)

En primer lugar, debemos tener en cuenta cuál es la diferencia entre marca notoria y marca renombrada. En resumidas cuentas, todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las notorias llegan a ser renombradas. Para ello, es necesario que “sean conocidas por la inmensa mayoría de la población” (STS 550/2006 de 8 de junio). 

La protección de la Marca Renombrada en el ordenamiento jurídico español

Para atender a la protección de la marca renombrada se acudirá a la Ley de Marcas y a la Ley de Defensa de la Competencia Desleal.

Prestamos especial atención a la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, que dice lo siguiente:

«Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.’’

El registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre esta. El titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento de cualquier signo cuando idéntico o similar al suyo, con el fin de proteger el carácter renombrado de su marca.

Lo anterior se establece en el art. 8 de la Ley de Marcas, que dice lo siguiente en cuanto a la protección de marcas renombradas:

“No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”

La protección reforzada prevista en dicho artículo será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.

Requisitos para la protección reforzada de una Marca:

Se entenderá por marcas con renombre aquellas marcas conocidas por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios amparados por ella. Para la determinación de dicho conocimiento por parte del público se tomarán en consideración, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los elementos pertinentes, como por ejemplo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Así, se pueden distinguir dos tipos de requisitos para la obtención de la protección reforzada: el requisito objetivo – el conocimiento por el público; y el requisito subjetivo – el tipo de público.

El conocimiento por el público de una Marca renombrada:

• Sentencia Chevy: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el renombre es un requisito de conocimiento mínimo, lo que supone que debe valorarse utilizando principalmente criterios cuantitativos. Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca (sentencias de 14/09/1999, C-375/97,Chevy,EU:C:1999:408,§22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,§34)

Para determinar si la marca anterior es conocida por una proporción significativa del público, se debe examinar caso por caso, tomando en consideración:

• • Grado de conocimiento de la marca
  • Cualquier otro factor relevante

Se estableció en la misma sentencia que “en el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.”

El tipo de público para el análisis de la Marca renombrada:

• En la sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy en Spa-Finders, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dispuso que “el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por la marca, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado”.
• Productos de consumo masivo → público en general.
• Productos con aplicación muy específica o destinados a usuarios profesionales o industriales → compradores específicos.
• Distinguir entre:
  • Consumidores reales.
  • Consumidores potenciales.
  • Público que entra en contacto indirectamente con la marca

En cuanto al territorio: cabe destacar que no se puede exigir que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro de que se trate, sino que basta con que exista en una parte sustancial de éste. La marca debe gozar de renombre en el territorio en el que se ha registrado y está protegida: Así si son marcas nacionales renombradas → territorio de España. Y si son marcas de la Unión Europea → territorio de la Unión Europea.

La Finalidad de la protección reforzada de Marcas renombradas

La protección reforzada de las Marcas renombradas persigue:

1. Garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas.
2. Facilitar la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal
3. Protegerlos derechos e intereses del consumidor.
4. Permitir que las marcas cumplan sus diversas funciones:
   1. La indicación del origen
   2. La función publicitaria: transmitir una promesa o garantía de una determinada calidad o una imagen concreta relacionada–lujo, estilo de vida, exclusividad…-(Sentencia 18 junio 2009, C-487/07, ĹOreal). Los titulares de marcas realizan importantes inversiones en publicidad para generar una imagen asociada a su marca, que se traduce en un valor económico e independiente del valor de los productos. La protección de las marcas con renombre permite proteger dicho valor frente a intentos de terceros de uso sin justa causa por terceros con claro aprovechamiento indebido de dicho carácter renombrado.

Los indicios de renombre:

1. Conocimiento de la marca por el público:

• No es posible fijar a priori un umbral de reconocimiento mínimo aplicable en términos generales, a partir del cual podría presuponerse que la marca goza de renombre.
• Cuanto mayor sea el porcentaje de conocimiento de la marca, más fácil será aceptar que goza de renombre.

2. Cuota de mercado: una cuota de mercado muy sustancial o una posición de liderazgo en el mercado serán un claro indicio de renombre.

3. Intensidad del uso: el volumen de ventas (número de unidades vendidas) y la facturación (valor total de dichas ventas) son indicadores indirectos de renombre, tomando en consideración el tamaño del mercado de referencia en términos de población, tipo de producto, valor y durabilidad.

4. Extensión geográfica del uso: cuanto más extendido el uso cubriendo una parte sustancial del territorio de referencia (tomando en cuenta la densidad poblacional), es más fácil que la marca haya alcanzado un nivel de renombre.

5. Duración del uso: cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella ≠ papel de las redes sociales en reducción de importancia.

6. Actividades promocionales: campaña de promoción larga, intensa y amplia, la cuantía del gasto en promoción, características dela estrategia promocional y los tipos de medios utilizados, pueden ser indicios que la marca ha adquirido renombre entre compradores reales o potenciales.

La prueba del renombre de las Marcas:

Las pruebas acerca que la marca anterior alcanzó un grado de conocimiento por una proporción significativa del público:

• Deben ser claras y convincentes
• Ser aportadas por el titular de la marca que reclama el carácter de renombre
• Aportadas junto con el escrito de oposición o con posterioridad.

Medios de prueba más utilizados para que se considere una Marca renombrada:

1. Declaración jurada o solemne
2. Resoluciones de tribunales o autoridades administrativas
3. Resoluciones de la OEPM
4. Sondeos de opinión y estudios de mercado
5. Auditorías e inspecciones
6. Certificaciones y premios
7. Artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas
8. Informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de empresa
9. Facturas y otros documentos comerciales
10. Materiales publicitarios y de promoción

Autor: Camila Ortiz