En la vida hay cosas que son inevitables, y como todo, la mala fe del ser humano pasa también por el derecho de marcas y propiedad industrial. En ocasiones, ya sea porque un competidor desleal quiere dificultar el crecimiento orgánico o de reputación de una marca competidora, o cualquier tercero, incluso sin ser empresario, que quiera bloquear una marca o signos distintivos de otros, puede suceder que se registren marcas que tienen el vicio de nulidad por haberse registrado con mala fe.
Para hablar de nulidad hay que entender primero cómo y cuándo se adquiere el derecho e una marca ¿Cómo se adquiere la propiedad de la marca en España?
En el derecho de marcas español la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado conforme con la ley, según establece el art. 2 de la Ley de Marcas. Una vez registrado el signo distintivo, se otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo (ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (ius prohibendi), que es la facultad de exclusión de terceros (art. 34 Ley de Marcas).
Sin embargo, para poder conservar ese derecho nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado una causa de nulidad absoluta que puede ser invocada y probada con posterioridad a la concesión de la marca y permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, no sólo teniendo en cuenta el ordenamiento marcario, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto, de manera que con ello se consiga proteger a quien registró la marca de buena fe, procediendo a cancelar el registro del signo como marca de quien actuó con la intención de conseguir un in fraudulento.
La mala fe como causa de nulidad absoluta del registro de una marca
El artículo 51.1.b) de la Ley de marcas 17/2001, de 17 de diciembre, al regular las causas de nulidad absoluta, establece que «el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia irme y ser objeto de cancelación1: (…) b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». Esta acción puede ser ejercitada por cualquier persona con interés legítimo (art. 59 Ley de Marcas) y es imprescriptible.
Concepto de mala fe en el Derecho y la Ley de Marcas para que sea causa de nulidad de marca registrada
Nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado.
Por ejemplo, los jueces han utilizado el siguiente término para referirse a la mala fe como «conducta ética significada por la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y avenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena».
Por otro lado, se ha definido la buena fe como: la ignorancia de una situación jurídica (el que registra una marca sin saber que existe otra anterior); de otra, en sentido objetivo, ético o como estándar de conducta (art. 7 Código civil español).
Qué entiende por buena y mala fe en el derecho de marcas el propio Tribunal Supremo
Tribunal Supremo, en ocasiones ha preferido una concepción subjetiva (por ejemplo, en las sentencias del TS de 7 de octubre de 2000, de 22 de noviembre de 2001 y de 25 enero 2007), al expresar que «se considera mala fe el conocimiento de la titularidad de la marca ajena y el registro a sabiendas de ello», o que «la mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza» o bien al «conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate» (STS de 28 febrero de 2011); en otros casos, ha optado por una concepción objetiva: «la mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes»
Interpretación actual de la Mala Fe en los juicios de nulidad de Marcas
Actualmente nos encontramos ante una concepción mixta de la mala fe (mezcla de las dos anteriores), de manera que no considera suficiente, para estimar que existe mala fe, el previo conocimiento, en el momento del registro, de la existencia de otros signos con los que se podría confundir.
Buena muestra de ello es la STS de 22 de junio de 2011, que afirma: «esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible –en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo–, aunque sin prescindir del plano subjetivo –en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración–». Por lo tanto, la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige algo más, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. Ese algo más ha de tratarse de una «práctica desleal contraria al estándar de conducta comercial exigible a persona razonable y experimentada» que puede consistir, entre otras cosas, «en un fraude real o potencial, una intención de engañar o de inducir a error a otros, o cualquier otro motivo perjudicial. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una intención deshonesta».
La mala fe tendrá que ser probada por la parte demandante, quien la alega y ejercita la acción de nulidad, pues, «en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume», tal y como establece el art. 434 Código Civil español.
Entre otras fuentes: Juan Antonio Moreno Martínez (2017) – Obra: Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual.
