Si eres titular de una marca registrada y sospechas que alguien está infringiendo tus derechos de propiedad industrial, las diligencias preliminares pueden ser una herramienta muy útil para obtener pruebas que respalden una posterior acción legal. Por otro lado, si has recibido una notificación de diligencias preliminares en infracción de marca, es importante que sepas cómo defenderte adecuadamente.

En esta página aprenderás todo lo que necesitas saber sobre las diligencias preliminares por infracción de marca en España, incluyendo qué recomendamos los abogados especialistas en derecho de marcas, qué dice la jurisprudencia y cómo funcionan estas diligencias en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Marcas.

¿Qué son las diligencias preliminares por infracción de marca?

Las diligencias preliminares son una medida que permite recopilar pruebas de una posible infracción de marca antes de emprender una acción judicial. Es decir, se trata de una forma de recopilar información para preparar una demanda por infracción de marca.

En el ámbito del derecho de marcas, las diligencias preliminares pueden consistir en la solicitud de muestras de productos que infringen la marca registrada, la inspección de establecimientos comerciales para verificar si se están vendiendo productos falsificados, o la identificación de los titulares de páginas web que ofrecen productos infractores en Internet.

Tales diligencias preliminares son: a) el derecho a obtener información sobre el origen y las redes de distribución  de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7º); y b) el derecho a acceder a los documentos bancarios, financieros o comerciales que están bajo el control del presunto infractor y estén relacionados con la infracción de los citados derechos (art. 256.1.8º), actuación ésta que la exposición de motivos señala que se configura no sólo como una diligencia preliminar sino también como prueba destinada al proceso judicial.

La legitimación activa es la misma que para diligencias de comprobación, es decir, la prevista con carácter general para las acciones por infracción en la LP (artículo 124 de la LP).

Contra quién pueden dirigirse las diligencias preliminares

La diligencia que persigue la obtención de información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7º), puede dirigirse no sólo frente al que se considera responsable de la infracción, sino también contra terceros que hayan estado en posesión, a escala comercial,  de las mercancías o hayan intervenido en los procesos de producción, fabricación o distribución de las mismas o prestación de los correspondientes servicios.

La diligencia consistente en el acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales solo puede ir dirigida contra el presunto infractor en cuyo poder estén los mismos, al que se requerirá su exhibición (art. 256.1.8º).

Cómo hacer una solicitud de diligencias preliminares

La solicitud de diligencias preliminares debe ser formalizada por escrito, que deberá ser presentado por un procurador y suscrito por un abogado, según la regla general que para el proceso civil sientan los artículos 23.1 y 31.1 de la LEC.

¿Qué recomiendan los abogados especialistas en derecho de marcas en España?

Los abogados especialistas en derecho de marcas en España recomendamos la realización de diligencias preliminares en caso de sospecha de infracción de marca. Estas diligencias son un medio eficaz para recopilar pruebas que sustenten una acción legal y que permitan obtener una indemnización por daños y perjuicios.

Es importante tener en cuenta que para interesar unas diligencias preliminares por infracción de marca es necesario contar con una marca registrada previamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Además, la marca debe estar vigente y no haber sido declarada nula o caducada.

¿Qué dice la jurisprudencia en España?

La jurisprudencia en España ha reconocido la importancia de las diligencias preliminares como una herramienta útil para recopilar pruebas en casos de infracción de marca.

Se destaca que la solicitud de diligencias preliminares no implica una condena previa del demandado, sino que solo se busca recopilar información que permita valorar la existencia de una infracción de marca.

¿Cómo funcionan las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial y marcas en España?

En el ámbito de la propiedad industrial son tres los textos legales de referencia en materia de diligencias preliminares: 1º) la Ley de Patentes de 1986, que prevé las denominadas diligencias de comprobación de hechos; 2º) la Ley 1/2000, por la que se aprobó la vigente LEC, que contiene la regulación general aplicable a las diligencias preliminares; y 3º) la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se ampliaron los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que reformó, en lo que aquí nos interesa, algunos aspectos de la Ley de Patentes y de la LEC.

Estas diligencias preliminares pueden complementarse con otras medidas: medidas de aseguramiento de prueba,  prueba anticipada,  diligencias probatorias en sede cautelar y medidas cautelares.

Por otro lado,  el propio legislador remarca la distinción entre ambas en el artículo 129.1 de la Ley de Patentes, al indicar que las diligencias de comprobación pueden ser interesadas sin perjuicio de las preliminares que pudieran ser peticionadas, por lo que además podemos concluir que no resultan incompatibles entre sí. El interesado podrá solicitar, por tanto, las correspondientes a una de esas clases o ambas, teniendo en cuenta el contenido de las que puedan satisfacer su interés para preparar la demanda, sin perder tampoco de vista las premisas que puedan justificar la pertinencia de unas u otras, pues es eso lo que el órgano judicial analizará para resolver sobre su procedencia.

Las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial y marcas en España están reguladas por el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Este artículo establece que «el solicitante podrá solicitar, antes de la interposición de la demanda, las diligencias preliminares necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera corresponderle».

En el caso de las marcas, las diligencias preliminares pueden ser utilizadas para investigar la posible infracción de una marca registrada. Esto podría incluir la investigación de la producción, distribución, venta y publicidad de productos o servicios que pueden estar utilizando una marca similar o idéntica a la marca registrada.