En la actualidad Perú se consolida como referente importante para la inversión de capital extranjero. Este hecho conlleva a la necesidad de estar a la vanguardia con los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho. En este escenario aparece el contrato de know how como una herramienta jurídica que poseen las empresas y “los creadores” para proteger su conocimiento y creatividad, sus procesos inventivos y, en general, todo lo referido al proceso imaginativo vinculado a la solución de un determinado problema.

 

En términos generales, el contrato de Know How puede definirse como aquel acuerdo por el que una persona - natural o jurídica – transfiere los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos. Nos encontramos frente a un contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por las normas de propiedad industrial y usualmente mantenido como secreto.

El autor español Massaguer, de un modo más puntual, denomina a este contrato como "Licencia de Know How", en tanto lo determina como “aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado. Con este fin, se obliga a ponerlo en su conocimiento y, de esta forma, el licenciatario o receptor, se obliga a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero. Ésta se calcula en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado”^.

En general estamos ante un contrato atípico, no regulado en la normativa peruana y tampoco presenta un formato estandarizado, lo que conlleva a tener que acudir a normas internacionales o simplemente dejarnos guiar por la costumbre.

Este negocio jurídico configura un negocio contractual, por lo que, a pesar de ser atípico, requiere del cumplimiento de ciertos elementos esenciales de todo contrato:

• Consentimiento: se rige por las mismas reglas de formación y vicios de los contratos en general; así en la formación se presenta el cruce de voluntades, es decir, la existencia de una oferta y una aceptación.
• Objeto: Por ser una obligación de dar, el objeto se centra en proveer los conocimientos técnicos reservados a cambio de una contraprestación. Además, el bien que constituye la prestación y el contenido de la obligación debe ser posible.
• Causa: Radica en la integración de los intereses concretos de las partes con la razonabilidad social y función económica, en donde el ordenamiento jurídico reconoce efectos legales.
• Forma: Al ser un contrato atípico, la misma está sujeta a la libre decisión de los contratantes. Sin embargo, por cuestiones de probanza se recomienda que sea por escrito, incluso algunos países han establecido la necesidad de registro como Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, entre otros. En Perú no existe registro al respecto.
• La Cesión: Se trata de la transmisión del permiso del uso y explotación del mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor de los conocimientos técnicos, pudiendo ceder, en diferentes contratos, a tantos sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule cláusula de exclusividad o cláusula sobre territorialidad, que restrinjan sucesivas cesiones de los derechos de uso y explotación del Know How.
• Transmisión del derecho: Se refiere a la transmisión del derecho de propiedad del titular del Know How, la venta del conocimiento técnico (el bien y el derecho).
• Conocimientos técnicos reservados: Este punto se refiere al Know How como objeto, el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.
• Sujetos: En todo contrato siempre se encontrará dos partes, Como la transmisión (sea cesión o venta) del Know How es mediante un contrato, se puede decir que existe una parte que lo entrega y otra parte que lo recibe.
• Contraprestación. - El transmisor del Know How asume como derecho y para el receptor como obligación - llámese esencial - una contraprestación, traducida - usualmente - en una remuneración, pago, precio, regalía o royalty (designación internacional de la regalía), la misma, es una manifestación de la reciprocidad de las prestaciones entre los sujetos que intervienen en el contrato.

Como todo contrato, este acto jurídico presenta una estructura y está compuesta por una serie de cláusulas que encuadran los derechos, obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor como del receptor del Know How, las cuales, por la libertad contractual son variadas, sin embargo, a modo de conocimiento mencionaremos las cláusulas más usuales y principales:

• Cláusula de suministro del Know How. - La principal prestación es la de comunicar el conocimiento técnico, estando definido su objeto por el respectivo contrato. El transmisor está obligado a poner en conocimiento del receptor todo el bagaje de información que sea necesario para su puesta en práctica, adoptando diversas formas como la comunicación por escrito, por mecanismos electrónicos, entrenamiento del personal, entre otros; así como, la entrega del soporte material: planos, manuales, etc., destinados a la comprensión del receptor o del personal del mismo.
• Cláusula de explotación del Know How entregado: Es la posibilidad técnica y económica del mismo.
• Cláusula de retorno del conocimiento: estipulación que se puede pactar como contraposición del suministro del Know How - en la modalidad de cesión - y como garantía del transmisor cuando el contrato expiró. El beneficiario tiene que devolver los elementos documentales que contengan un secreto. Estos secretos le fueron confiados con la limitación de poder utilizarlos únicamente durante la vigencia del contrato, y esa facultad la pierde al expirar este. Además, se puede estipular la devolución del soporte material del Know How, inclusive las copias que de éste hubieran hecho; sin embargo, en determinadas legislaciones se la considera como una cláusula restrictiva, prohibiendo la inclusión de tales cláusulas
• Cláusula de Confidencialidad. - Entendido que el objeto del Know How reviste el carácter de secreto por su valor económico, la misma se traslada en la esfera contractual con la obligación de respetar la confidencialidad del conocimiento técnico transmitido. El mantenimiento del secreto configura la cláusula de confidencialidad, la misma que es conocida como "obligación de no comunicación a terceros".

Esta debe constar expresamente cuando se cede el uso y explotación del Know How, siendo su finalidad la de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos, además de los intereses del titular del mismo, debido que, puede haber la eventualidad que el receptor pueda comercializarlo a terceros.

• Cláusula de Exclusividad. – Al igual que con la cláusula de confidencialidad, es un pacto que se estipula específicamente en la cesión del Know How, y significa que el transmisor de los conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio, inclusive se obliga en no distribuir ni vender (productos o servicios que contenga el Know How cedido) dentro de ese territorio.
• Cláusula Territorial. - Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no se indica en forma directa o no se puede deducir de los términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How transmitido, por ello la importancia de una cláusula territorial.
• Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How. - Es aquella cláusula que regula la situación en que el beneficiario con la cesión del Know How pueda conceder sub-cesiones; es decir, transmita aquel Know How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o prohibir sub cesiones - esta última es diferente a la cláusula que prohíbe la venta del Know How -; no obstante, debe de indicarse expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica.
• Plazo. - Hemos señalado que en los contratos de transmisión de Know How, la misma puede darse por venta o mediante la cesión del mismo; si se realiza por venta, el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de sumas periódicas, aunque usualmente se pacte el pago al contado con entrega del Know How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la transmisión del Know How en forma diferida.

Si tenemos en cuanta la estructura implícita de este tipo de contratos, podemos concluir que efectivamente se requiere la existencia de un cuerpo legal compacto que regule lo más explícitamente posible el Know How - como objeto, contrato y efectos - así como, normas conexas que no sean contradictorias. Además, y si fuera posible, una legislación comunitaria, es decir, que regule los actos dentro de un bloque de países, ej.: la Unión Europea, la Comunidad Andina, a fin de ayudar a una celeridad y seguridad jurídica en la contratación de esta índole, que permita la inversión económica y tecnológica porqu como hemos visto, existen países que admiten determinadas cláusulas y otras que las invalidan. Entonces, ¿cómo solucionar conflictos judiciales?. Esta pregunta avala la imperiosa necesidad del ordenamiento jurídico especial.

Finalmente, una legislación que regula estas cláusulas no es una limitación a la voluntad de los contratantes, sólo es un marco de seguridad jurídica para las partes dentro de un Estado de Derecho, y el fundamento para ulteriores análisis y mejoras al mismo, lo cual, es intención en esta obra indicar esas bases, las mismas que serán propuestas más adelante.

En suma, una legislación internacional uniforme es una meta que los legisladores, juristas y todos aquellos que participan en el mundo jurídico, anhelan. Por ejemplo, el Perú al dictar la "Ley de Comercio Electrónico", los legisladores se basaron de la "Ley Modelo" de UNCITRAL, debido que, se trató de evitar controversias o diferencias con los instrumentos legales de otros países que han regulado esta figura jurídica, máxime, si el comercio electrónico se realiza entre partes de diferentes países.